在专利授权确权中，创造性判断是“热点”和难点，因为在判断过程中经常涉及会到一些“似是而非”的问题，例如：

1.关于“预料不到的技术效果”

1.1多大的改进才算是取得了“预料不到的技术效果”？

1.2“预料不到的技术效果”是否需要在说明书中有记载？

1.3 中国是否需要引入欧专法中“单行道”限制条款？

2. “有限（次）试验”能否用于评价创造性？

3. 现有技术是指整篇对比文件还是指对比文件中的一个技术方案？相应地，基于现有技术评价创造性时，是基于现有技术中的一个技术方案的教导还是基于整个对比文件的教导？

 

针对上述问题，笔者观点分别如下：

 

1.1 “预料不到的技术效果”的重点在于“预料不到”，即超出预期，而非“技术效果”所呈现的数据或指标。在评价“预料不到”时，应回归到“技术启示”的判断。在实践中，对于“预料不到的技术效果”的争辩，从技术启示/技术方案角度进行分析，相比于单纯纠缠于技术效果本身的好坏，可能更具说服力。

 

1.2 《最高人民法院知识产权案件年度（2012）报告》中指出，“创造性判断中，当专利申请人在申请日后补充对比实验数据以证明专利技术方案产生了意料不到的技术效果时，接受该实验数据的前提是其用以证明的技术效果在原申请文件中有明确记载”。笔者认为，不宜要求说明书中记载了专利（专利申请）相对于创造性评判中实际使用的那篇/那些现有技术取得了意料不到的技术效果，才认为其满足了“其用以证明的技术效果在原申请文件中有明确记载”，理由在于：客观上，专利说明书不太可能正好记载了相对于对比文件所取得的预料不到的技术效果。另一方面，基于“公开换保护”的要求，说明书中至少需要记载了相应的泛泛的技术效果。

 

1.3 欧专局总体上认可“预料不到的技术效果”带来创造性，但是存在限制性条款：对所属领域的技术人员来说，当带来有益技术效果的特征属于唯一的或者必然的考虑时，即由于缺乏可选替代要素而形成一种“单行道(one-way street)”时，即使这种有益效果是预料不到的，仍不具有创造性，这种预料不到的有益效果仅是一种附带的“奖励效果”。而至于中国是否要引入“单行道”限制条款，笔者持谨慎引入的态度。其一，从专利角度来说，既然该特征是必然选择，但现有技术中并未出现，那就说明其可能是非显而易见的；其二，技术效果与专利产生的经济效益可能具有紧密的关联，是否引入需要考虑国家当前经济状态，考虑国家到底期望鼓励什么样的发明创造。

 

2 “有限（次）试验”不应用于评价创造性。原因在于：

 

其一，“有限次试验”与审查指南的相关规定中的“有限的试验”具有实质性差异。“有限次试验”是强调次数，“有限的试验”强调的是试验范围或能力 。

 

其二，用“有限的试验”来评价创造性不满足依法行政的要求。在审查指南中，“有限的试验”出现在“突出的实质性特点”的定义中，随后指南给出了关于创造性的审查方法，审查指南并没有教导将“有限的试验”直接用于评价创造性。

 

其三，用“有限的试验”来评价创造性与指南的教导相违背。“审查指南”中规定，“不管发明者在创立发明的过程中是历尽艰辛，还是唾手而得，都不应影响对该发明创造性的评价”，可见，是否能够通过“有限的试验”得到与有无创造性没有必然关系。

 

其四，创造性评述的核心点在于技术教导，关键在于“有无动机”进行“有限的试验”，即成功可预期性，而不是能否通过“有限的试验”得到，即，是“would（会不会）”的问题，不是“could（能不能）”的问题。

 

3.“现有技术”是指对比文件中的一个具体技术方案，但是，评价创造性应当从整个对比文件来评价现有技术给出的教导，原因在于：第一，从发明人做出发明的角度来看，创造性评价应当尽可能真实模拟技术人员做出发明的过程，由此才能客观地评价发明高度/创造性，而当技术人员获得一篇技术文献(对比文件)时，不太可能仅快速“定位”到某个段落中公开的某个技术方案，甚至仅某个技术特征，而无视对比文件的其它内容；第二，从本领域技术人员的角度来看，本领域技术人员是“知晓本领域所有普通技术知识，能够获知该领域中的所有现有技术”的人，整个对比文件的内容都是现有技术，所以整个对比文件的内容都应纳入考虑，才能了解现有技术的发展水平，才能发现发明构思的异同。