2019年12月13日，最高人民法院知识产权法庭对（2019）最高法知行终127号发明专利申请驳回复审行政纠纷案公开宣判。在该案中，最高人民法院对专利申请创造性审查中的一些重要法律问题给出了原则性的意见，对专利审查和代理实践具有重要的指导意义，引起业内广泛关注和探讨。
笔者在此对判决书中主要涉及的创造性审查中确定“发明实际解决的技术问题”的相关问题谈谈自己的理解。
一、 “发明实际解决的技术问题”的确定原则
在该案中，笔者注意到，虽然最高人民法院并未支持国家知识产权局的上诉请求，但是其认定的“发明实际解决的技术问题”的确定原则与国家知识产权局的审查原则和实践是一致的。
国家知识产权局在2019年最新修改生效的《专利审查指南》中规定：“根据该区别特征在要求保护的发明中所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题”以及“作为一个原则，发明的任何技术效果都可以作为重新确定技术问题的基础，只要本领域的技术人员从该申请说明书中所记载的内容能够得知该技术效果即可。对于功能上彼此相互支持、存在相互作用关系的技术特征，应整体上考虑所述技术特征和它们之间的关系在要求保护的发明中所达到的技术效果。”根据该规定，作为国家知识产权局的审查原则，在确定技术问题时所考虑的技术效果是区别技术特征在要求保护的发明中能达到的技术效果，其可以是本领域的技术人员从申请说明书中所记载的内容能够得知的技术效果，并且，应当考虑区别技术特征在技术方案的整体上所能达到的技术效果，而不能孤立地考虑区别技术特征。
同样，最高人民法院在本案判决书中持有与国家知识产权的上述规定类似的观点，其指出“确定发明实际解决的问题时，通常是以最接近的现有技术为参照，在分析发明与最接近的现有技术相比所存在的区别特征的基础上，考虑区别特征整体上所能达到的技术效果来确定。因此，发明所要解决的技术问题是改进最接近的现有技术以提供比该最接近现有技术更好的技术效果的目标和任务。在这一意义上，发明所解决的技术问题是客观的，区别特征的确定是理解发明实际解决的技术问题的基础。在此基础上，还应考虑本领域普通技术人员在阅读说明书所记载的内容后能够得出的技术效果。”
可见，最高人民法院与国家知识产权局在该问题上的审查原则是一致的，其分歧仅在于用于确定技术问题的技术效果是否必须是说明书中证实的技术效果。
二、 确定技术问题的技术效果是否必须是已验证的技术效果
在本案中，国家知识产权局认为用于确定技术问题的技术效果应当是申请文件中已验证的技术效果，未被验证的技术效果不能用于确定技术问题。相反，最高人民法院的观点可以总结为：技术效果是否被验证是说明书是否充分公开的问题，不是创造性判断的问题，用于确定技术问题的技术效果是本领域的技术人员从阅读说明书中能够得出的技术效果，但不需要该技术效果已被验证。在本案中，最高人民法院认为，所涉及的技术效果由于已经在说明书中进行了记载，即使没有被实验验证也可以用于确定技术问题。
笔者认为，最高人民法院的该判决与整个专利法的系统性构架和精神是完全契合的。专利法所规定的各种授权条件体现了专利制度对能授予专利权的发明创造的不同维度的要求。例如，说明书充分公开体现了专利制度“公开换保护”的本质要求。只有专利申请说明书对发明创造进行了清楚、完整的说明使得本领域的技术人员能够实现，才表明专利申请人实质上将该发明创造公开给了社会，从而换取排他实施权。相比地，创造性所考虑的是相对于现有技术而言到底对多高发明高度的发明创造应当予以专利保护。如果发明高度要求太低，专利权唾手可得，则可能出现“专利丛林”现象，过度密集的专利将限制技术实施和应用，进而阻碍科技进步和科学发展；反之，如果发明高度要求太高，专利权难以获得，创新主体的创新得不到应有的专利排他权回报，则起不到鼓励发明创造的立法目的。
因此，最高人民法院在该判决中所持有的创造性判断确定技术问题时所考虑的技术效果不必考虑其是否已被专利申请文件所验证的观点，实质上是将创造性条款的审查限于创造性本身，而不是延伸扩展到对充分公开条款的审查，避免法律条款之间的跨界混用，很好地体现了专利法的制度设计。具体来讲：
（一）更符合创造性的本质要求
创造性本质上考虑的是本领域的技术人员在现有技术的状况下是否容易想到采用特定技术手段解决特定技术问题。如果申请人在说明书中已经记载了区别技术特征在所要求保护的发明中所达到的技术效果，或者本领域的技术人员根据说明书的记载能够得到区别技术特征在所要求保护的发明中所达到的技术效果，这说明申请人在申请专利时已经想到了采用区别技术特征对应的技术手段来解决该技术效果对应的技术问题。在此情况下，若没有证据表明现有技术已经公开或教导了采用这样的技术手段来解决这样的技术问题，则说明专利申请中的技术方案具有创造性。这与申请文件是否已经验证该技术效果无关。即使这样的技术效果未被验证，也不能否认申请人采用这样的技术手段解决这样的技术问题的想法是本领域的技术人员在申请日前不容易想到的，即该想法具有创造性。
（二）不会导致不当授权
创造性判断时不考虑技术效果是否被验证并不会导致不应当授权的专利申请获得授权而损害公共利益。正如上文所提到的，专利法规定了不同的授权条件来解决不应授权的不同问题。如果在相应技术效果未被验证的情况下能够认定基于说明书的记载不足以证明本领域的技术人员能够清楚如何采用本申请所要求保护的技术方案达到预期的技术效果，则说明本申请公开不充分，可以使用公开不充分的条款将相关技术方案予以驳回。换言之，仅仅是改变了专利申请予以驳回的理由而已，不会导致不应授权的专利申请获得授权。
（三）多个授权条件混合不利于法律适用
正如本案判决书中所指出的，在判断创造性时考虑技术效果是否被验证“在客观上混淆了创造性判断与说明书充分公开、权利要求应该得到说明书支持等不同法律标准。创造性判断与说明书充分公开、权利要求应该得到说明书支持等法定要求在专利法上具有不同的功能，遵循不同的逻辑。将本质上属于说明书充分公开、权利要求应该得到说明书支持等法律要求所应审查的内容纳入创造性判断中予以考虑，既可能使创造性判断不堪承受重负，不利于创造性判断法律标准的稳定性和一致性，又可能在一定程度上制约了申请人对说明书充分公开、权利要求应该得到说明书支持等问题进行专门论辩，还可能致使说明书充分公开、权利要求应该得到说明书支持、修改超范围等法律要求被搁置，原则上应予避免”。笔者认为这里可能涉及三个方面的问题。
第一，在创造性判断中考虑其他授权条件可能导致专利法各个条款的边界变得模糊，逻辑不清，不利于专利法的发展，也容易导致法律适用发生错误。
第二，在创造性判断中考虑其他授权条件将增加保证审查标准的稳定性和一致性的难度。审查标准的稳定性和一致性是专利实践中的重要问题也是难点问题。国家知识产权局一直尝试采取各种措施来解决或缓解这一问题，例如，通过推出标准一致性的指导性案例等。作为一个基本规律，某个法律适用所要考虑的因素越少越容易保证稳定性和一致性，反之越难。如果在创造性判断中需要同时考虑公开充分、是否得到说明书支持等因素，则势必导致创造性判断的稳定性和一致性降低。将不同的法律条款根据各条款自身的内涵分别适用，有利于使法律适用轻量化。
第三，在创造性判断中考虑其他授权条件可能会使申请人损失针对专门问题答辩的机会或者导致申请人答辩的偏差。例如，类似于本案，在申请文件对区别特征的技术效果未验证的情况下，如果审查员在创造性判断中考虑公开充分的问题而不是将未公开充分作为独立理由提出，则很可能会在确定实际解决的技术问题时直接回避未充分公开的技术效果而将技术问题归纳为更上位的技术问题，并且一般很可能也不会说明为什么不将该未充分公开的技术效果认定为技术问题。在此情况下，申请人不一定能认识到本申请的创造性问题本质上是由于审查员认为可能具有创造性的方案和效果被认为公开不充分，因而会导致答辩方案发生偏差，由于诉辩不充分，最终可能导致专利申请审查出现偏差。
三、 更广泛深入的讨论
（转载需征得作者本人同意，并在显要位置注明文章来源）