摘要：
本文着眼于中国企业基于在中国完成的发明创造而想要建立在多个国家范围内的高价值专利组合，探讨了高价值专利的申请文件的撰写要点，以及加快获得实体权利的可操作的方式，另外还简要介绍了中国申请人在美国、韩国、日本、欧洲、印度、以及俄罗斯和欧亚地区申请专利时值得注意的地方。

关键词：说明书撰写 权利要求书撰写 加快审查 专利组合 全球

0. 序言

改革开放四十年来，中国经济保持了长期稳定的高速增长，取得了举世瞩目的非凡成就。伴随着中国经济的飞速发展，中国的专利制度也经历了从无到有、从蹒跚学步到独立成熟的过程，为中国经济的发展提供了不可或缺的保驾护航作用。随着改革开放的深入和持续发展，中国企业不断地将业务推向全球，因而越来越迫切需要在全球范围内建立高价值的专利组合，以提高企业在全球的核心竞争力。

本文着眼于中国企业基于在中国完成的发明创造而想要建立在多个国家范围内的高价值专利组合，从实体上探讨高价值专利的申请文件撰写要点，从程序上探讨加快审查的有效措施和其它有助于获得实体权利的程序性措施，并简要介绍中国申请人在美国、韩国、日本、欧洲、印度、以及俄罗斯和欧亚地区申请专利时值得注意的地方 。

1. 实体篇 – 说明书和权利要求书的撰写
对于一个“全球高价值专利组合”来讲，尤其是针对在中国完成的发明创造，中国专利是必不可少的成员，也是中国企业立足中国、走向全球的根本。因此，为了获得“全球高价值专利组合”，首先应当考虑满足中国专利法下申请文件的撰写要求。在此基础上参照其它国家的专利法相关规定和审查实践而完善申请文件的撰写，使得对于说明书来讲，同一份说明书能够尽可能满足更多国家的要求，而对于权利要求书来讲，在尽可能包含满足中国专利法框架下能够允许的权利要求类型的基础上，考虑到其它想要进入的主要国家的特定保护客体而进一步调整权利要求书和说明书的撰写内容和结构。

1.1 说明书的撰写
1.1.1 技术性的要求
根据中国专利法第二条对于发明和实用新型的定义 可知，中国专利法对于发明和实用新型都是有技术性的要求的，也就是说，发明和实用新型都必须是一个新的技术方案。从《专利审查指南》 以及审查实践判断标准上看，采用通称的“三要素”来判断一个方案是否属于技术方案：即一个技术方案必须能够解决一个技术问题，利用了符合自然规律的技术手段，并且获得了符合自然规律的技术效果。因此，技术方案是说明书撰写的灵魂，一件发明或实用型的说明书撰写的核心就是要在说明书中记载其技术方案。

1.1.2 技术问题的撰写

根据中国《专利审查指南》的要求，说明书从形式上包含五个部分：技术领域、背景技术、发明或实用新型内容、附图说明、和具体实施方式（实践中常称为实施例部分）。并且，根据《专利审查指南》的要求，在“发明或实用新型内容”部分需要写明“发明或者实用新型所要求解决的技术问题……”。然而，指南中要求写明“技术问题”主要是为了帮助更好的理解说明书的内容，并非是对说明书撰写的实质要求和限定。在审查实践过程中，即使一件申请文件的说明书未明确记载技术问题，审查员通常也不会提出在说明书中补写技术问题的要求，而是会基于所检索到的最接近的对比文件，归纳出发明相对于最接近的现有技术“实际解决的”技术问题，并以此为基础评价该发明的技术方案的创造性。

由此，我们在撰写说明书的时候可以考虑的一个问题是：是否需要在说明书中明确地写明技术问题。下面具体分析在说明书中是否明确记载技术问题的优点及缺点。

在说明书中写明技术问题的第一个优点是对于主张创造性的成立有一定的帮助。例如，如果在说明书中记载的技术问题与审查员基于检索到的最接近的对比文件而归纳的发明实际解决的技术问题不同时，对于本领域技术人员来说，直接将现有技术结合或对其借鉴都会存在一定程度的障碍，在此情况下，审查员对现有技术是否可以影响该技术方案的创造性需要考虑更多，这在一定程度上会有利于发明的技术方案的创造性的成立。在说明书中写明技术问题的第二个优点是有助于一些看上去似乎是“非技术方案”类型的专利申请在中国获得授权，比如与人工智能相关的算法、机器学习方法、商业方法相关的专利申请，如果在说明书中明确记载了技术问题，则有助于使审查员理解该方案的背景，更易于接受该方案为“技术方案”，降低因“非技术方案”而被驳回的风险。

但是，在说明书中写明“技术问题”的缺点也是比较明显的。例如，在实质审查阶段、无效阶段、以及侵权诉讼阶段，如果申请人/专利权人根据本专利与检索、审查情况所已知的现有技术的不同，想要归纳出一个不同于说明书中明确记载的技术问题，并且想说服审查员接受或者说服无效程序中的合议组接受该新归纳的技术问题时，由于与说明书中明确记载的技术问题不同，则会比较困难，并且这样的“重新归纳技术问题”的做法在司法实践中也得不到法院的支持 。此外，在说明书中撰写的“技术问题”往往会成为构成一个权利要求的必要技术特征的约束条件。例如，在审查阶段，审查员有可能会基于说明书中写明的技术问题而判断一个权利要求是否缺少解决申请人所“声称的”技术问题的必要技术特征。申请人在面对这样的审查意见时，往往比较被动，很难说服审查员。再者，如果考虑申请文件未来要向美国和/或其它国家/地区进行申请，而“技术问题”的描述在其它国家（尤其是美国）可能会给发明带来不必要的限制，写明技术问题所带来的缺点将会更加明显。即使申请人在进入美国等国家的时候删除申请文件中关于技术问题的撰写，也有可能在审查中被审查员注意到，或者在后续的司法实践中被对方当事人用其它国家的审查历史来对抗专利权人关于技术问题的申辩。

综合考虑上述因素，笔者认为，对于“是否要写明技术问题”这个问题，除了涉及到“非技术方案”类的敏感发明外，最好不要在说明书中撰写具体的技术问题，而是着力于客观描述发明是什么，怎么做的，功能（或作用、效果）是什么。也就是说，在不写技术问题的情况下，可以适当地撰写技术特征本身的作用或效果。对于涉及到“非技术方案”类的发明，笔者认为，最好是在说明书中写一个非常概括的技术问题，再写一个或多个具体的技术问题，并且使用“本发明的意图是解决至少一个技术问题…”或类似的撰写语句。由此可以最大程度地灵活利用撰写技术问题的优点，又能最大程度地避免撰写技术问题带来的一些限制。

1.1.3 清楚、充分公开的要求

从专利法的本质，用公开换保护的角度看，说明书的充分公开是一项发明得以保护的前提条件。所谓的充分公开，是指发明的描述足够清楚和完整，使得本领域技术人员能够理解和实现发明 。所谓的能够理解和实现发明，是指按照说明书记载的内容，本领域技术人员能够解决其技术问题，并且产生预期的技术效果 。因此，说明书撰写的要旨就是清楚且充分地描述该发明或实用新型的技术方案。

对于说明书的充分公开，是所有国家对发明撰写的基本要求。

与“充分公开”一样，清楚性也是所有国家对发明撰写的基本要求。申请人应当清楚地在说明书中描述其发明或实用新型的技术方案，避免为了留“know how（技术诀窍）”等目的而造成技术特征的描述模糊不清。特别是对那些用于解决技术问题来讲属于比较关键的涉及到发明点的技术手段，更要清楚、充分地进行描述。

1.1.4 对权利要求范围的支持性要求

根据中国《专利法》第二十六条第四款的规定，“权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围”。由此，说明书承担着“支持”权利要求的保护范围的作用。在说明书中的“最佳实施方式”部分应当撰写尽可能多的、足以支持权利要求的保护范围的实施例。并且，即使是在同一个实施例中，对于不同特征的描述，也尽量使用例如“在一个实施方式中……”、“在另一个实施方式中……”、“在其它实施方式中……”等非限制性语言进行描述，由此可以支持将不同实施例进行拆分、组合而支持所希望的权利要求的解释范围。

尤其是，如果要在权利要求中用功能性特征进行限定，说明书中最好有能够支持该功能性特征的结构特征，并且有足够多的结构性特征的实施例用以支持权利要求中的宽范围。根据笔者的了解，在一些国家中，例如美国，对于权利要求中功能性语言的解释越来越严格，由此对说明书的撰写提出了更高的要求。对于涉及到计算机程序的发明，说明书中不仅要有相应的流程图说明，还应当有执行流程的相应结构、材料、或行为。并且，不能仅仅描述通用目的的计算机，而应当通过描述特定的算法或应用而将该通用目的的计算机变为专用目的的计算机，由此支持权利要求的相应范围的解释。

1.2 权利要求的撰写
1.2.1 权利要求的主体

在撰写权利要求的时候，即使对于同一个发明，也应当撰写尽可能从各个不同的角度去保护发明的不同的权利要求。例如，一项涉及移动通信系统的终端与基站之间的操作的发明，笔者建议至少撰写四个独立权利要求，即，终端侧的装置权利要求、终端侧的方法权利要求、基站侧的装置权利要求和基站侧的方法权利要求。

此外，应当将可以保护的权利要求拆分成最小可保护的单元去撰写。例如，一项涉及到A、B、C三方主体之间的相互操作的发明，如果仅仅将权利要求撰写为包含A、B、C三方主体的系统权利要求或与系统相对应的方法权利要求，有可能在将来的维权过程中，专利权人因被控侵权产品或方法无法构成对授权专利的直接侵权或间接侵权而造成无法维权或者维权效果不理想的结果。以著名的西电捷通诉索尼案 为例，尽管西电捷通表面上赢得了判决，但是，二审法院仅仅认定其在研发或样品检测阶段构成侵权，而在之后的所有阶段均不构成侵权。假如西电捷通的专利的权利要求撰写的更加全面，西电捷通有可能能够获得更多的判决支持。

具体来讲，西电捷通的涉案专利ZL02139508.X仅有方法权利要求，而无产品权利要求。该专利的权利要求1是唯一的独立权利要求，并且被撰写为包含A（移动终端MT）、B（无线接入点AP）和C（认证服务器AS）三方之间操作的方法权利要求，如下：
1.一种无线局域网移动设备安全接入及数据保密通信的方法，其特征在于，接入认证过程包括如下步骤：
步骤一，移动终端MT将移动终端MT的证书发往无线接入点AP提出接入认证请求；
步骤二，无线接入点AP将移动终端MT证书与无线接入点AP证书发往认证服务器AS提出证书认证请求；
步骤三，认证服务器AS对无线接入点AP以及移动终端MT的证书进行认证；
步骤四，认证服务器AS将对无线接入点AP的认证结果以及将对移动终端MT的认证结果通过证书认证响应发给无线接入点AP，执行步骤五；若移动终端MT认证未通过，无线接入点AP拒绝移动终端MT接入；
步骤五，无线接入点AP将无线接入点AP证书认证结果以及移动终端MT证书认证结果通过接入认证响应返回给移动终端MT；
步骤六，移动终端MT对接收到的无线接入点AP证书认证结果进行判断；若无线接入点AP认证通过，执行步骤七；否则，移动终端MT拒绝登录至无线接入点AP；

步骤七，移动终端MT与无线接入点AP之间的接入认证过程完成，双方开始进行通信。

由此，二审法院仅仅认定索尼在研发或样品检测阶段构成侵权，而“现有证据不能证明索尼公司在生产制造、出厂检测阶段使用了涉案专利”。

笔者认为，假定西电捷通不仅仅撰写上述包含A（移动终端MT）、B（无线接入点AP）和C（认证服务器AS）三方之间操作的方法权利要求，而且还包括分别以A、B和C侧为主体撰写的另外三个不同的方法权利要求（例如，在A侧执行的方法、在B侧执行的方法、在C侧执行的方法），以及更进一步以A、B和C侧为主体撰写另外三个与方法权利要求相对应的用功能模块限定甚至用实体装置限定的装置权利要求（例如，一种移动终端MT、一种无线接入点AP、一种认证服务器AS），则西电捷通有可能在诉讼中能够得到更多的判决支持。

另外，也要根据实践经验以及不同国家的具体专利制度的要求，对权利要求进行相应调整。例如，根据中国现行的《审查指南》，用“装置+功能(means + function)”方式限定的权利要求是允许的，但这样的权利要求在美国会是非常大的麻烦，几乎不可能获得授权，即使申请人试图用另一个词语来替代“means”，例如“device”、“unit”、“component”等，实践中仍然非常容易被解释为与“means”类似，从而造成不授权，或者即使授权，也容易被无效。那么，在这种情况下，笔者认为，在中国仍然可以撰写这样的权利要求，而在申请进入美国时，可以删除这样的权利要求。

1.2.2 权利要求书的结构
关于权利要求书的结构，笔者建议将每一组权利要求写成一个由宽到窄逐层递进的多层保护的结构，即，从保护最宽的权利要求、写到保护范围最窄的权利要求，从而构成一个层层递进的结构。并且，不应当将重要特征留在说明书中，避免将来适用捐献原则，反而限制了权利要求的解释范围。例如，如果在说明书中写了输入装置可以是键盘输入装置，也可以是触摸输入装置，而在权利要求将输入装置限定为键盘输入装置，那么就相当于是申请人/专利权人放弃了触摸输入装置。在这种情况下，如果潜在侵权产品恰好采用了触摸输入装置，则极有可能不会落入专利的保护范围。

1.2.3 撰写文本的语言以及提交策略

一般来说，中国申请人会以中文为基础撰写申请文件，并向中国专利局提交首次申请，之后再以该提交的中国首次申请为优先权按照《巴黎公约》向其它国家提交申请，或者以该提交的中国首次申请为优先权按照《专利合作条约（PCT）》以中国专利局为受理局提交PCT国际申请，并且在国际阶段届满日（通常为30个月或31个月）前将中文翻译为想要进入的国家的文字并进入指定的国家。

笔者认为，至少对于非常重要的发明，如果中国申请人在撰写申请文件的时候就已经决定将该申请提交多个国家，则可以考虑撰写中、英双语的申请文件，并仔细推敲两种文字表达含义的差别。之后，基于撰写好的英文申请文件以中国专利局为受理局直接提交PCT国际申请，并且之后再在适当的时候以中文文件进入中国国家阶段。这样做的益处包括：1）对于在中国完成的发明或实用新型，如果向中国专利局直接提交PCT申请，则被视为同时提出了保密审查请求，申请人不必再单独向专利局提交一份拟向外国提交申请的保密请求书；2）PCT国际公开文本为英文公开，该英文公开文本将成为后续进入的国家的审查基础。由于申请人一开始撰写了经仔细推敲并相互对照的中、英文双语文本，这在一定程度上有利于避免申请人在中国以及相应进入的国家可能会遭遇的难以克服的不清楚问题。以美国为例，以中文申请为基础翻译为英文后的美国申请文件，往往会因为语言的模糊或语法用词的不同理解而带来问题，甚至第一次审查意见通知书被迫只能努力克服不清楚问题而第二次审查意见通知书又被迫应对“最终审查意见通知书(Final Office Action)”。此外，由于英文是较普遍接受的提交文本（例如，韩国、日本均允许以英文提交申请文件，之后再提交翻译文件，从而英文成为修改的基础文本），因此，对于以建立“全球高价值的专利组合”为目标的在中国完成的发明或实用新型专利来讲，以英文向中国专利局提交PCT申请是值得考虑的策略；3）方便利用本文下述第2.1.6节所提到的PCT CS&E项目而获得高质量的PCT国际检索报告并可以获得多局国际阶段的意见，从而尽快获得在IP5局的授权。

2. 程序篇 – 加快审查的程序和其它有助于获得实体权利的程序
在物联网、大数据、云计算、人工智能等领域的技术创新正以前所未有的速度进行快速迭代的今天，专利申请从撰写、到提交申请、再经历审查、并最终获得授权的过程则显得尤为漫长。因此，有效利用加快审查的措施以及其它有助于获得实体权利的程序，有利于申请人早日获得专利授权，从而在商业竞争获得有利的竞争优势。

2.1 在中国加快审查的措施
在中国可以利用的加快审查措施主要包括：请求提前公布、尽早提出实质审查请求、利用专利审查高速路（PPH）程序以及利用国家知识产权局于2017年6月发布的“优先审查管理办法”（简称国知局76号令）。

2.1.1 请求提前公布

根据中国专利法，对于发明专利申请采用“早期公布 ，延迟审查 ”制度。一件发明专利申请在提交之后，若无申请人的提前公开其申请的请求，则从申请日起（有优先权的，自优先权日起）满18个月才进入公布程序。在申请公布之后，才视申请人提出的实质审查请求进入实质审查程序。因此，根据“早期公布，延迟审查”的制度，即使申请人最早在提交专利申请的时候即提出“实质审查请求”，也只能在公布之后才进入实质审查程序阶段。

由此，如果想让发明专利申请早日进入实质审查阶段，申请人最好在提交发明专利申请的时候即提交提前公布声明的请求书。这样，在发明专利申请提交后，经初步审查合格的，即可进入公布程序。

2.1.2 尽早提出实质审查请求

根据中国《专利法》第三十五的规定，对于发明专利申请，申请人可以自申请日起（有优先权的，自优先权日起）三年内提出实质审查请求，请求专利局对其发明专利申请进行实质审查。

为了使发明专利申请早日进入实质审查程序，笔者建议在提交中国专利申请的时候（或在PCT申请进入中国国家阶段的时候）即提出实质审查请求。如果在提交申请的时候一并提交了请求提前公布的声明，则可使申请尽早进入公布程序、实质审查程序。

2.1.3 利用专利审查高速路（PPH）程序

专利审查高速路（PPH）是专利审查机构之间开展的审查结果共享的业务合作，旨在帮助申请人的海外申请早日获得专利权。PPH制度最早是指当申请人在首次申请受理局（OFF）提交的专利申请中所包含的至少一项或多项权利要求被确定为可授权时，便可以此为基础向后续申请受理局（OSF）提出加快审查请求。后来，多个国家扩大了PPH受理条件，首次申请源于其它局或后续申请受理局率先做出审查结果等情形。

PPH程序是目前用得非常多的加快审查的措施。自2011年起，中国已经与世界上20多个国家/地区建立了双边PPH协作制度，并且于2014年1月建立了与美国、欧洲、日本、韩国的五局（IP5）PPH合作制度。

目前，向中国国家知识产权局（CNIPA）提交PPH可以基于常规PPH（指申请人利用首次申请受理局做出的国内工作结果向后续申请受理局提出的PPH请求），也可以基于PCT-PPH（是指申请人利用PCT国际阶段工作结果向有关专利局提出的PPH请求）。并且，中国与多个国家/地区之间的PPH协作制度扩大了PPH受理条件，即PPH-MOTTAINAL（指在常规PPH的基础上扩展了PPH受理条件，增加了首次申请源于其它局或后续申请受理局率先做出审查结果等情形）。

对于在中国的非首次申请来讲，基于外国申请的审查结果而向中国专利局提出PPH请求的最大优点加快第一次审查意见通知书的发文。从PPH被批准之日起，一般来说1-3个月左右可以收到第一次审查意见通知书。尽管如前面所说，请求提前公布和早日提交实质审查请求可以让申请尽快进入公布及进入实质审查阶段，但是，根据笔者的经验，一般来说，自专利局发出公布及进入实质审查阶段的通知书之日起，通常需要1.5~2年左右的时间才能收到第一次审查意见通知书。因此，如果在中国的PPH能够被批准的话，至少可以将第一次审查意见通知书的发文加快一年以上。

其次，如果在中国提交的PPH被批准，根据笔者的经验，尽管中国坚持独立审查制度，但外国授权的结果可能会对于中国审查员的授权意愿产生积极的影响。

2.1.4 利用“专利优先审查管理办法”（国知局76号令）

国知局76号令（《专利优先审查管理办法》）是国家知识产权局于2017年6月27日颁布、并于2017年8月1日起生效的专利优先审查管理办法。对于符合优先审查的申请来讲，是非常有效的加快措施。在实践中，如果申请人是中国申请人，可以向申请人所在地区的地方知识产权管理部门提出优先审查申请，如果申请人是外国申请人，可以通过委托代理机构向代理机构所在地的地方知识产权管理部门提出优先审查申请。国知局76号令可以用来加快的案件类型 很多，包括发明的实质审查、实用新型/外观的审查、复审、无效程序，都可以请求加快。应当注意的是，国知局76号令不能与PPH措施并行使用，申请人只能选择其中一种加快措施。      

根据国知局76号令的规定，符合下列情形的申请或复审案件，可以请求优先审查：（一）涉及节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车、智能制造等国家重点发展产业；（二）涉及各省级和设区的市级人民政府重点鼓励的产业；（三）涉及互联网、大数据、云计算等领域且技术或者产品更新速度快；（四）专利申请人或者复审请求人已经做好实施准备或者已经开始实施，或者有证据证明他人正在实施其发明创造；（五）就相同主题首次在中国提出专利申请又向其他国家或者地区提出申请的该中国首次申请；（六）其他对国家利益或者公共利益具有重大意义需要优先审查。值得一提的是上述第（五）种情形，只要是在中国的首次申请，即可请求优先审查，由此方便了申请人在中国早日获得授权，从而能够早日在外国提交PPH请求以期获得外国的早日授权。

2.1.5 PPH请求和国知局76号令的选择使用

如前节所提到的，PPH加快途径和国知局76号令加快途径不能并行使用。由此，申请人面临的一个问题是：怎么选择使用这两种加快措施。

首先分析一下PPH制度和国知局76号令制度的各自特点。

PPH从程序上讲比较简单，可以电子提交，并且由国知局的专职审查员进行审查。但是PPH必须有相应的外国已授权或者有意向授权的权利要求。并且，PPH提交且获得批准后，在中国只能加快第一次审查意见通知书的发文。尽管国家知识产权局对PPH被批准的申请有尽量加快的建议，但并没有明确的结案日期的要求。

相较于PPH，根据国知局76号令请求优先审查的手续较为复杂，申请人提交的文件包括：现有技术文件、属于加快情形的文件、加盖公章的申请人营业执照复印件、委托书等材料。另外，基于国知局76号令请求优先审查需要2-3个管理部门的联合审查。以北京市中关村地区为例，为了对一件发明专利申请基于国知局76号令请求优先审查，先后需要经过中关村知识产权促进局、北京市知识产权局、国家知识产权局的审查，手续较为繁杂。然而，国知局76号令的最大优势之一在于可以对多件申请批量请求优先审查。并且，一旦最后在国家知识产权局获得批准，则相应的被请求加快的案件就有了明确的结案日期。根据国知局76号令的规定，发明专利申请会在一年内结案，而实用新型和外观设计会在两个月内结案 。

综上，笔者建议，如果申请人的发明专利申请在外国有可能授权或者已经授权的权利要求，在中国的加快程序优先选择PPH；否则，可以选择国知局76号令。特别是，如果申请人有多件申请需要批量加快或者对结案日期有更高的期待时，国知局76号令是更值得选择的措施。

2.1.6 PCT 协作式检索和审查（PCT CS&E）试点项目

除了自2014年1月起开始实施的中美欧日韩五局（IP5局）的PPH合作制度外，自2018年7月1日起，IP5局还开展了在PCT平台下的协作式检索和审查试点项目。

PCT CS&E项目的概念是由处于不同地区、使用不同语言的不同局的审查员协作完成PCT申请的国际检索与初步审查工作，产生一份共同的检索报告，并由主审员负责根据所有参与局的贡献性意见撰写最终国际检索报告。早在2010-2012年，即由欧洲专利局（EPO）、韩国特许厅（KIPO）和美国专利商标局（USTPO）先后联合开展了第一期和第二期PCT CS&E项目试点。CS&E项目的第三期试点将在由中国国家知识产权局（CNIPA）、USPTO、EPO、日本特许厅（JPO）和KIPO组成的知识产权五局（IP5）范围内开展。

根据IP5局的PCT CS&E项目规定，欲参加本次试点项目的申请人需在提交PCT国际申请的同时使用标准的请求表提出参与试点的请求，该国际申请可向五局的国际申请接收局（RO）或世界知识产权组织（WIPO）的国际局（IB）提出。指定CNIPA作为国际检索单位的试点国际申请需直接向CNIPA提出。自2018年7月1日起，申请人可在提交英文PCT国际申请的同时，提出参与本试点的请求。自2018年12月31日起，主审局可以决定是否接受非英语语言申请参与本次试点。

IP5局的PCT CS&E项目对于欲在IP5局所在国家和地区获得专利组合的申请人来讲，是非常值得考虑的加快审查、节约费用的措施。目前来讲，参与PCT CS&E项目没有额外的参与试点项目的费用，并且可以获得高质量的PCT国际检索报告以及多局国际阶段的意见。

对于中国申请人来讲，如前面所述的，如果能够撰写中、英文的申请文件，并以英文申请为基础、以中国专利局为受理局提交PCT申请，即可在提交的时候向中国专利局提出参与PCT CS&E项目 。

3. 中国申请人在其它国家进行申请时值得注意的要点介绍

对于中国申请人来讲，以中国专利申请为基础在其它国家提交申请时，如果不了解其他国家和地区的专利制度以及实践层面上其他国家和地区与中国专利制度的不同，往往会造成一些无法挽回的损失。笔者下面从中国专利从业人员的角度，介绍在美国、韩国、日本、欧洲、印度、俄罗斯和欧亚地区进行申请时值得关注的一些制度要点。

鉴于篇幅限制，本文仅仅介绍这些国家的专利制度中的一些具体而典型的地方，以此提醒申请人“举一反三、顺藤摸瓜”地了解相应国家的专利制度的其它方面。

3.1 美国

美国是中国申请人优先考虑提交申请的国家之一，但美国也是有着与其它国家区别较大的专利制度的国家。笔者认为，以下几点值得中国申请人关注。

首先，美国专利制度没有对于发明专利的“技术性”的要求。由此，对于在中国和欧洲等国家/地区担心因不满足技术性要求而被驳回申请的申请人来讲，在美国则不需要这样的担心。但是，这并不意味着美国获得授权的容易。举例来讲，在人工智能领域，一些在美国可能被驳回的与算法相关的发明专利申请在中国可能更容易获得授权。这是因为，在美国，抽象概念(Abstract Ideas)是不能被授予专利权的，而数学算法经常会被归入抽象概念而被拒绝授权。然而在中国，如果将算法用于解决实际技术问题时，则有可能获得授权。

其次，对于权利要求中的功能性语句，如果没有限定执行该功能的结构，就会触发35 U.S.C. §112(f) (AIA前为§112的第六段)的适用从而根据说明书公开的结构或行为来解释权利要求的范围，也就是说，权利要求的范围取决于说明书的公开。如果说明书没有充分公开相应的结构或行为，则这样的权利要求可能会被认为是无效的(invalid)或者是不确定的(indefinite)。一些申请人试图用不同的词语以期获得功能性语句的优势而不需要承担§112(f)的惩罚，这些尝试通常是没有用的 。一些常见的容易触发35 U.S.C. §112(f)的用词例如为“mechanism for (用于……的机构)” ，“module for(用于……的模块)” ，“device for(用于……的装置)” ，“unit for(用于……的单元)”。相比之下，在中国，权利要求中的功能性功能并不总是适用说明书的解释。对于功能性语言限定的权利要求，特别是用“装置+功能”类的语言限定的权利要求，在中国授权后，专利权人仍可以根据《审查指南》争辩功能性限定涵盖了能够实现该功能的所有实施方式 ，但在美国则有可能导致这样的权利要求被无效（除非得到说明书的支持）。

特别是，对于涉及计算机程序的发明，由于权利要求中的功能性语言是不可避免，而通用的计算机组件会被认为是“黑匣子(black box)”而导致不清楚，因此对说明书的撰写提出了更高的挑战。通常，说明书中应当描述适用于通用计算机的具体算法、流程等，从而使得通用目的的计算机变为专用目的的计算机。例如，如果权利要求中采用了“分布式学习控制模块”这样的措辞，通用说明书中应当具体描述该模块与其它组件的互动操作，而不仅仅是将通用计算机作为结构公开。

由此，中国申请人在撰写将来要提交到美国的申请时，应当格外注意权利要求和说明书的撰写，不要脱离说明书的支持而盲目追求权利要求的范围。

另外，在中国，只要申请符合相应的分案申请提交时机，申请人就可以自愿提交分案申请。然而，在美国，申请人并不能主动提交分案申请，除非收到了关于单一性的审查意见通知书。虽然没有自愿分案制度，但是美国有着可替代的“继续申请”制度，甚至有着中国没有的“部分继续申请”制度。对于重要的技术领域，这些制度都值得申请人考虑使用。

3.2 韩国

在韩国，除了可以利用PPH制度进行加快外，韩国还有其它途径的加快程序。例如，在韩国，申请人可以通过自己提交现有技术资料来加快申请。另外，对于一些高科技的领域，即与第四代工业革命相关的技术领域，比如人工智能（AI）、物联网（IoT）、3D打印、无人驾驶汽车、大数据、智能机器人、云计算等领域可以申请加快审查。这与中国根据国知局第76令可以针对“涉及互联网、大数据、云计算等领域且技术或者产品更新速度快”的技术领域的申请进行优先审查的制度类似。

从加快程序的效果上讲，韩国加快审查的时间力度比中国更加具有吸引力。在韩国，从请求之日起2-3个月就能够发出第一次审查意见通知书，并且6个月就有可能获得授权。

在韩国，申请人与审查员会晤是比较方便的，有利于缩短审查进程并且有利于增大授权的可能性。相比之下，在中国与审查员会晤是比较困难的。在审查实践中，中国代理和中国审查员经常通过电话进行讨论，但是如果申请人（或代理人）想要申请与审查员的面对面会晤，则非常困难，需要履行的会晤手续也比较严格。

在提交之后的允许修改方面，韩国允许基于说明书附图而修改说明书和权利要求书。而在中国，基于说明书附图修改说明书和权利要求书是受到严格限制的，除非是直接地、毫无疑义地从附图中确定的内容，否则是很难允许基于附图的内容进行修改的。

在韩国，对于2015年1月1日之后提交的申请，如果是以外国语言（例如英语）提交的申请，记载在外国语言中的原始说明书可以成为修改/修正的基础。而在中国，由于不允许以其它语言提交申请文件，因此也就不可能以其它语言为基础进行修改。值得注意的是，对于以PCT国际申请进入中国的申请，进入中国的时候必须以中文文本进入，但是PCT原始公开文本是修改的基础。

在韩国，功能性权利要求并不会造成特别大的问题，但在中国则可能是大问题，在美国的问题似乎更大。

韩国对于分案申请的提交比较宽松，可以基于分案申请提交进一步的分案，而不用管母案的法律状态情况。然而在中国，是否能提交分案的分案实质上取决于母案的法律状态。如果母案已经授权并且办理授权登记的期限已过期，或者是母案已经因各种原因不再有效了，通常就不能再提交分案申请 。

另外值得注意的一点是，实用新型在韩国是需要经过实质审查的，而在中国则不需要。并且，在发明的审查过程中，为了克服创造性的拒绝理由，在韩国可以将与装置相关的发明转换为实用新型。

3.3 日本

首先值得注意的是日本专利制度中针对专利申请被驳回之后的上诉制度。与中国的复审制度相比，日本驳回后的上诉制度有几点不同。

- 日本的上诉主要是检查审查员是否有错，如果上诉委员会没有新的驳回理由，可能申请人就没有机会再答复了。但在中国，如果申请人在专利申请被驳回之后提交了复审请求，专利复审委员会如果经审查后不同意请求人的理由或修改从而打算维持驳回决定，通常会给请求人发一次复审通知书。请求人在收到复审通知书的时候，仍然可以陈述理由或者进一步修改申请文件。

- 当然，如果日本的上诉委员会如果发现了新的驳回理由，也会发出通知。在中国，复审委有时候也会改变拒绝理由，例如，申请人（请求人）针对实审审查员以创造性为由做出的“驳回决定”而提起复审请求，复审委经审查后，可能会以改变的理由（如修改超范围等理由）发出复审通知书。

- 日本的上诉委员会有时候会进行现有技术的检索。而在中国，复审委极少会在复审过程中进行新的检索，比如通过检索补充公知常识性证据以提供更加有说服力的意见。

因此，在日本，在申请被驳回之后，申请人在提交上诉请求的时候，最好也提交一个备份的分案申请，以防止在上诉申请得不到上诉委员会的支持时无法针对该申请寻求获得授权的其它可能性。关于分案申请，日本有着与韩国类似的比较宽松的制度，可以在申请被驳回或撤回之后提交分案申请，而不用管母案的法律状态情况。

在日本，即使指定的答复期限已过，也可以提交主动的意见陈述。这在中国通常是不被允许的。在中国的审查实践中，有时候也可以通过提交补正书的形式，提交进一步的意见，但最好是事先与审查员进行电话沟通，以免审查员已经发出进一步的审查意见通知书甚至是授权通知。

关于与审查员会晤的规定，日本的规定也非常宽松，申请人至少可以请求一次与审查员的面对面会晤。另外，申请人也可以请求多方会谈，通过电话进行交谈，甚至是视频会晤。

3.4 欧洲

由于中国专利制度最早借鉴于欧洲的专利制度，特别是德国的专利制度，因此，欧洲的专利制度对于中国申请人来讲更容易理解，也更容易接受。比如说有关于修改的规定，与中国非常相似。

 在加快审查方面，欧洲专利局（EPO）有一些政策性的加快，比如目前EPO在6个月内就可以出具带书面意见的检索报告。另外，EPO正在致力于效率的改进，甚至想在12个月内完成审查（当前平均审查周期为22.6个月）。

欧洲专利申请加快处理程序PACE（Programme for Accelerated prosecution of European patent applications）始于1996年，于2001年进行了第一次修订，于2015年进行了第二次修订，新修订的程序从2016年1月1日起正式生效实施。EPO的PACE制度旨在缩短申请人收到EPO检索报告、审查意见通知书和授权意向通知书所需的等待时间，从而加快欧洲发明专利申请进程。根据2015年的修订后的PACE程序，申请人需要使用EPO Form 1005表格在线提交PACE加快申请，并且只能在申请已经转移到审查部门负责之后请求加快，而不能针对EESR（扩展的欧洲检索报告）进行加快。并且，不能再针对检索请求加快。另外，提交PACE申请不需要缴纳官费。

与中国国知局的76令规定类似，利用PACE的加快审查需要申请人的“配合”，例如，申请人不能请求延期答复审查意见通知书（在中国国知局76号令的制度下甚至规定了法定答复日期更短的答复审查意见通知书的期限，例如答复第一次审查意见通知书的期限从4个月缩短为2个月），否则会导致停止适用加快程序。另外，申请人最好在答复审查意见通知书时针对所有拒绝理由进行答复，以有效使用PACE制度。

需要注意的是，同一申请人不能对其所有申请或大部分申请均提出PACE请求要求加速审查，否则EPO会要求申请人进行选择，以限制其提出PACE请求的申请数量，这样反而会拖慢审查进程。

3.5 印度

印度专利制度首先值得注意的一点是，PCT申请在31个月的时候进入印度是不能延期的，亦即，延迟进入在任何情况下都是不允许的。相比之下，PCT申请进入中国的时候，正常进入是30个月，但申请人可以有2个月的延迟进入。延迟进入不需要提前申请，只要在进入的时候缴纳相应的费用。但是，对于PCT申请延迟到32个月进入中国的情况，特别需要注意的是，费用缴纳和提交申请都必须在32个月之前完成。如果没有缴费或者缴费不成功，就相当于PCT没有进入中国，并且一旦错过32个月的期限，就不可能再进入了。因此，对于PCT申请进入中国国家阶段的申请，如果申请人要延迟进入，最好不到等到32个月届满才提交申请和缴纳费用，而是早一点进入，例如在31个月的时候就提交申请并同时缴纳费用。这样，万一申请文件的提交或费用的缴纳不成功，还可以在32个月之前再操作进入。

在印度，申请人需要自申请日起（有优先权的，自优先权日起）48个月内提出实质审查请求。该日期在任何情况下都是不能延期的，没有恢复的可能。

在印度，答复第一次审查意见通知书的期限为6个月，可以有为期3个月的一次延期答复。在6个月期满前，必须提交针对第一次审查意见通知书的全文答复或者延期请求，否则会导致申请被“视为放弃”，并且该后果也是无法弥补的。相比之下，在中国，错过答复审查意见通知书的期限并不会导致无法弥补的后果，而是可以在收到国家知识产权局发出的“视为撤回通知书”之日起两个月内，说明理由（必要时附具有关证明文件）并缴纳恢复权利请求费，向国家知识产权局请求恢复权利。

印度有4个专利局，分别位于德里（Delhi）、孟买（Mumbai）、钦奈（Chennai）和加尔各答（Kolkata），分别管辖印度不同地区的申请人提交的申请。对于非印度居民或在印度没有住所或营业地的申请人，其在印度的服务地址或其专利代理人的营业地点决定了可以提交专利申请的相应专利局。也就是说，对于中国申请人来讲，如果想在印度提交专利申请，可以通过根据所在地址选择印度不同地区的专利局来处理相关申请。

3.6 俄罗斯和欧亚地区

《欧亚专利公约》签署于1994年，并于1995年生效。该公约的主要目标是建立一个保护发明的国际地区系统．即根据在公约各成员国国土上生效的统一的欧亚专利对发明实行法律保护。基于该公约，欧亚专利组织于1996年初成立。欧亚专利组织目前有9个成员国，即俄罗斯（Russia）、亚美尼亚（Armenia）、阿塞拜疆（Azerbaijan）、白俄罗斯（Belarus）、哈萨克斯坦（Kazakhstan）、吉尔吉斯斯坦（Kyrgyzstan）、摩尔多瓦（Moldova）（于2012年退出，但之前授权的欧亚专利仍在摩尔多瓦有效）、土库曼斯坦（Turkmenistan）和塔吉克斯坦（Tajikistan）。此外，格鲁吉亚（Georgia）和乌克兰（Ukraine）虽然也签署了《欧亚专利公约》，但目前尚未加入欧亚专利组织。

由于俄罗斯属于《欧亚专利公约》的成员国，因此，具有相同优先权日的同样的发明、或发明和实用新型的俄罗斯专利和欧亚专利可以共存。如果共存的专利属于不同的受让人，则需要兼顾所有当事方的利益使用专利；而如果共存的专利属于同一个受让人，则在转让的时候需要一起转让。

俄罗斯专利和欧亚专利类似，对于PCT申请，采用31个月进入国家或地区的制度。

在俄罗斯，与韩国类似，实用新型也需要经过实质审查，并且可以在审查过程中为了克服创造性的拒绝理由而可以将发明转换为实用新型。在俄罗斯，甚至在授权之后，包括在无效中，也可以为了克服创造性问题而可以将与装置相关的发明转换为实用新型。这一点与中国专利制度有很大不同。在中国，申请人需要在提交申请的时候（或者在PCT进入中国的时候）选择发明和实用新型中的一种申请类型进行提交或进入。在提交中国申请（或PCT进入中国）之后就不能改变申请类型了，即使提交分案申请，其申请类型也必须与母案保持一致。在中国有特殊的双轨制度，允许针对同样的发明创造同时提交一个发明和一个实用新型，但最终针对同样的发明创造只能保留其中一个授权的专利 。

4. 结论
尽管各个国家的专利制度非常不同，但从说明书和权利要求书的撰写上讲，对于说明书应当充分公开、权利要求应当得到说明书的支持、以及说明书和权利要求书应当清楚等方面的要求实质上是相同的。中国申请人应当致力于撰写语句描述清楚、说明书公开充分、权利要求保护主体和撰写范围适当的申请文件，由此在任何国家都不至于因为撰写问题而导致审查程序变得冗长甚至不能授权。在此基础上，考虑将来想要申请的国家而选择相应的提交策略，有效利用各个国家的加快审查制度和其它有助于获得实体权利的制度，并且时刻关注其它国家的审查动向。由此，即可基于中国专利而获得全球高价值的专利组合，从而让专利成为申请人商业竞争中的核心资产。