1. 与技术本身有关的风险
1-1. 主体风险
主体风险是指许可人的主体资格存在瑕疵,从而可能导致许可合同存在无法履行或合同无效的风险。主体风险具体主要包括以下两点。
(1) 许可人不是技术的合法权利人
中国《合同法》第349条规定:“技术转让合同的让与人应当保证自己是所提供的技术的合法拥有者,并保证所提供的技术完整、无误、有效,能够达到约定的目标”。
对于许可人而言,如果并非技术的合法权利人而将技术“许可”给被许可人,构成无权处分行为,则应当承担缔约过失责任或违约责任(《合同法》第42条和第107条),情节严重的,还可能构成刑事责任。
而对于被许可人而言,如果并不知晓许可人并非技术的合法权利人而与之签订合同并实施了该技术,则不仅面临着合同无法履行的风险,而且前期的资金、人力等投入均面临损失风险。如果技术是专利技术,则可能面临专利侵权的风险。
(2)技术的权利人为多人,而许可人作为其中之一并未征得其他权利人同意
有些情况下,许可人确为该技术的合法权利人,但是该技术为多人共有。这种情况下,许可人在并未征得其他权利人的同意下将技术许可给被许可人时,如果其他许可人不认可该技术许可行为,并主张撤销该许可合同时,该许可人将对被许可人承担缔约过失责任或违约责任,但被许可人对于其他权利人则可能承担侵权责任。
1-2. 客体风险
客体风险主要是指被许可的技术存在瑕疵而导致的风险,具体包括以下三点。
(1) 被许可的技术不成熟,导致无法实现预定的目标或存在安全隐患
被许可的技术,特别是较为先进的技术,由于在产业中实施的时间较短,因此有可能出现技术不稳定,成品率低,或者在技术实施时可能会出现安全隐患、环境污染等问题。
-约定许可人对被许可人给予适当技术指导;
-约定双方可以就技术存在的问题进行进一步的研发;
-明确问题时出现的责任承担等等。
(2) 被许可的技术侵犯他人权利
被许可的技术侵犯他人权利包括被许可的技术侵犯他人的知识产权。
为避免上述风险,可以对该技术进行FTO检索和分析,以确定该技术是否存在侵权风险,以及是否存在依赖在先基础专利才能实施的情况。或者,可以在合同中拟定知识产权担保条款,以明确问题时出现的责任承担。
(3) 被许可的专利技术所对应的专利被无效
中国《专利法》第47条规定:“宣告无效的专利权视为自始即不存在。宣告专利权无效的决定,对在宣告专利权无效前人民法院作出并已执行的专利侵权的判决、调解书,已经履行或者强制执行的专利侵权纠纷处理决定,以及已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同,不具有追溯力。但是因专利权人的恶意给他人造成的损失,应当给予赔偿。依照前款规定不返还专利侵权赔偿金、专利使用费、专利权转让费,明显违反公平原则的,应当全部或者部分返还。”
根据上述的规定,如果许可人明知该专利可能被无效或已经被无效,而隐瞒该信息,并将该专利技术许可给被许可人,则很可能构成“恶意给他人造成损失”,并需要承担赔偿责任。
2. 技术许可收费方式导致的风险
技术许可收费方式通常包括以下三种方式。
(1) 一次性支付
即,被许可人一次性将全部许可费用支付给许可人。
对于许可人而言存在的风险是:无法分享被许可人通过扩大生产、销售而大幅度提高营业额带来的利益。
而对于被许可人而言存在的风险是:有可能许可人拒绝或怠于再给予技术指导,也有可能因为被许可的技术存在问题而面临无法获益。
(2) 按比例提成
即,许可人从被许可人基于该技术获得的收益中按比例收取许可费。
对于许可人而言存在的风险是:如果被许可人经营不善或严重亏损,会导致许可人的巨大损失。另外,许可人难以统计被许可人的收益,从而难以计算许可费用。
而对于被许可人而言存在的风险是:即使是由于自身通过扩大生产或者营销(而非技术本身)带来的收益,也可能会参与“提成”。另外,自身的经营情况(营业额、利润等数据)可能会泄露给许可人。
(3)基础入门费+按比例提成费
即,被许可人首先支付一部分许可费用,而后按照基于该技术获得的收益按比例支付许可费用。
3. 技术许可行为本身的风险
3-1. 培养了潜在的竞争对手
许可人将技术许可给被许可人之后,被许可人必然对该技术进行研究,从而掌握该项技术。
3-2. 技术秘密泄露
技术许可行为中,很多情况下都涉及技术秘密的许可。因此,如何确保技术秘密不被泄露,成为许可方一直关注的问题。下面简单介绍几种防止技术秘密泄露的措施。
(1)签订明确、详实的保密协议
只对必须知悉的相关人员告知技术秘密的内容,因此在许可合同或保密协议中约定能够知晓该秘密的具体人员,以便加强这些人员的保密责任。此外,根据秘密的级别,设定分级管理。级别越高的秘密,知晓的人越少,以便尽可能防止最关键的秘密泄露。还可以对接触秘密的人员进行登记,例如接触人员信息、接触时间等。
除了要保存好物理资料外,更需注意的是电子资料,需要防止电子侵入这种隐蔽的侵权方式。因此,对于物理资料,需要加锁、存在保险箱,对于电子资料,需要设置安全密码。
在技术许可的交涉阶段(尚未达成合意的阶段),尽量不将技术秘密交付给被许可人。
将一项技术秘密所涉及的技术拆分为若干个单元,分别进行管理,并且限定知晓各单元的人员互不相同,从而尽可能防止秘密被全部泄露。
对于技术秘密的资料存放地点、实施地点、研究讨论地点进行严格管制。即,技术秘密的资料不能带出指定存放地点。对技术秘密涉及的技术的实施地点实施封闭。不能在指定地点之外讨论该技术秘密。
将多项技术均定义为技术秘密并对其均实施保密措施,而实际上这些技术中只有一项或几项是技术秘密。从而使得想要不法获取技术秘密的人无法知晓真正的技术秘密,增加违法难度。
对秘密设置仅许可人知晓的标记。在实施技术秘密所涉及的技术的过程中,在原料、工艺等中特意设置标记,从而使得由该技术获得的产品中存在特定标记。一旦技术秘密泄露,在取证过程中,可以根据该标记确定其是否实施了该技术。
在许可合同或保密协议中,设置秘密泄露的对价条款。一旦秘密泄露,被许可人将面临巨额赔偿,从而加强被许可人对于技术秘密的保密强度。
不将技术秘密涉及的技术告知被许可人,而是将该技术固定和隐藏在半成品或成套设备中。这样一来,被许可人很难确切知晓技术秘密中的具体技术,从而减少技术秘密泄露的可能性。
对于泄露技术秘密的行为,采取行政、刑事手段加以制裁。为了,需要注意保留证据。
3-3. 改良技术的归属
中国《合同法》第354条规定:“当事人可以按照互利的原则,在技术转让合同中约定实施专利、使用技术秘密后续改进的技术成果的分享办法。没有约定或者约定不明确,依照本法第六十一条的规定仍不能确定的,一方后续改进的技术成果,其他各方无权分享。”
根据上述规定,改良技术的归属采用约定优先原则。因此,许可人和被许可人可以在许可合同中规定改良技术的归属。
综上,通过两篇文章介绍了技术许可中可能存在的一些风险。但是,技术许可是包括法律、商业、技术等多方面的复杂行为,不仅是商业风险,由于各国的法律不同,许可各方对于法律的理解,对于技术的认定和需求也不同,这些差异都会造成诸多风险。因此,在签订一项技术许可合同时,应当从法律、商业以及技术等多方面思考其存在的风险,并加以对应。