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柳沈资讯 | 中国高新企业初创公司的专利组合战略战术研讨会成功举办

作者: | 更新时间:2019-11-26 | 阅读次数:

随着我国建设创新型国家步伐的不断深入,培育“高价值专利”已经成为越来越多高科技企业和创新主体所追寻的发展方向。如何获得高价值专利,如何运用这些高价值专利使企业在国内和国际的舞台更上台阶,已成为热点问题。1121日,由美国博钦律师事务所、北京市柳沈律师事务所共同举办的法律研讨会在深圳南山知识产权保护中心成功召开,来自深圳科技企业及专利代理机构的数十名代表出席了会议。

 

参加会议、进行分享的演讲嘉宾包括:博钦律师事务所合伙人及PTAB庭审委员会联合主席艾兵博士、合伙人及337诉讼委员会联合主席施良嘉(John Schnurer)、资深专利律师暨上海办公室代表陆筠律师以及北京市柳沈律师事务所合伙人姚冠扬律师和安之斐律师。作为在专利申请、诉讼与无效领域均有丰富且深入的实务经验的专利律师,各位嘉宾就中美专利实务中面临的发展高价值专利、专利维权与侵权防御等法律问题进行了深入研讨。

 

美国高价值专利的特点与美国特有的多项无效程序


博钦律师事务所艾兵博士首先介绍美国高价值专利的特点与专利申请,诉讼与无效行政程序的特殊制度及实务观点,以此衍生如何为高价值专利提供防守之盾与进攻之剑,以帮助专利权人稳固专利权。在美国的制度架构下,专利的审查,侵权与无效的判定有各自独立的途径。在此制度下运用独立并相互平行的联邦法院与联邦专利局的审判和上诉委员会进行无效程序的时机尤为重要。以Versata Development Group, Inc.控告SAP America,Inc.专利侵权为例,于2011年,德克萨斯州东区地方法院的联邦陪审团裁决SAP支付Versata高达3.91亿美元巨额损害赔偿金,2013年,联邦巡回法院确认了该裁决。虽然在上诉进行过程中,SAP另辟战场在联邦专利局的专利审判和上诉委员会对专利的有效性提出质疑,且20136月该委员会亦裁定该专利无效,经上诉后联邦巡回法院于2015年维持了这一裁决。SAP虽上诉至美联邦最高法院希望能够撤销此高额的损害赔偿金,最高法院于2014年决定不受理此案,因此在法院系统确定3.91亿美元的最终赔偿金额。

 

中国高价值专利的布局与面对专利风险的解决之道


柳沈律师事务所姚冠扬律师就中国高价值专利的布局以及相应的专利风险进行了分享。姚律师指出,高价值专利越来越在我国专利体系中占据重要地位,应当成为中国高科技企业以及初创企业专利布局和申请的重点。根据201910月国知局发布的数据,我国的发明和实用新型的专利申请量都超过百万件,外观设计的专利申请量也超过五十万件。在此基础上,我国所有专利的有效量已经接近千万件。专利数量当然是体现专利实力的一个方面,同时专利质量和价值更应当是体现专利实力的另一个重要的方面。目前国知局在针对非正常申请做大量工作,这也是为了提高中国专利申请的质量。姚律师根据自己曾经代理过的实用新型侵权诉讼和专利无效策略,分析了低质量专利的缺陷和专利无效实务中应对的策略。

随后,姚律师以与某一风扇产品相关的四件专利为基础,逐一分析了每件专利的撰写角度和布局思路,尤其分析了这四件专利从技术角度和专利保护角度如何围绕一件产品而布局不同的独立权利要求以及其中所具有的关键技术特征。这些专利在维权过程中都非常顺利,对方甚至没有提出较为实质性的不侵权抗辩,均被多地法院认定侵权成立,最终累计获得百万级的赔偿额。同时,这些专利也经受住了无效程序的挑战。由此,姚律师指出高价值专利的特点包括专利稳定性高、保护范围宽且适当、易于侵权比对和市场价值较大等等。

 

基于这些高价值专利,姚律师进一步结合最高院知识产权法庭的两件终审案件对“功能性特征”的进行讨论,从而对“功能性特征”的撰写、专利无效和专利诉讼中需要注意的内容进行分析,并给出专利实务中的方向。接下来,姚律师对于高价值专利布局的问题结合朗科优盘、尤尼林地板等具体案例从申请时机的选择、专利类型的选择、地域的选择等多方面给出建议。

最终,姚律师分析了标准必要专利的特点,讨论标准必要专利与标准制定之间的协调、标准必要专利许可协商时应当注意的事项以及中国标准必要专利侵权诉讼实务,并由此为高科技企业申请标准必要专利以及维权方面提供策略。

 

中国企业如何在美国进行专利维权与应对美国专利诉讼

在这一环节,博钦律师事务所施良嘉与陆筠律师介绍了如何在美国进行专利维权与回应诉讼的策略,以及美国专利诉讼的特点与独特的专利无效并行程序。两位律师探讨如何善用其制度发挥高价值专利的效用,在维权过程中获得高额的损害赔偿与可能的禁令,并在应对专利诉讼中如何避免加重损害赔偿提出实务建议。陆律师进一步探讨了Halo Elecs., Inc. v. Pulse Elecs., Inc., 136 S.Ct. 1923, 1930 (2016)的加重损害赔偿金框架,强调在此框架中寻求律师意见以避免故意侵权的重要性。陆律师也对标准必要专利的授权协商提出实务见解,建议参考欧盟法院(Court of Justice of the European Union, CJEU)是否核准禁令的考量,在授权协商过程中以诚信原则与专利权人协商,以有效避免对标准必要专利的禁令。

 

研讨会的尾声,艾兵博士进行了总结性发言,从专利申请,无效与诉讼的各个角度强调创造高价值专利过程中,撰写专利说明书的重要性。不仅要保护发明的技术,更应当保护发明的产权。专利说明书的撰写需要广而深,但不限制于具体的产品设计或方案,方能在日后的无效与诉讼的程序中找到能支持权利要求的基础信息。

在本次研讨会中,参会企业代表就如何获得高价值专利、中美两国的维权特点、专利说明书和权利要求的撰写等实务问题与演讲嘉宾进行了热烈的交流,并探讨了建设性意见。参会企业代表表示实务内容干货满满,并希望主办方今后多提供互动交流的机会,为高新企业和初创企业的知识产权保护助力。