引言
《中华人民共和国专利法》第二十四条规定了享有新颖性宽限期的四种情形及该四种情形所适用的条件,主要包括声明时机和证明材料等。然而,对于第四种情形“他人未经申请人同意而泄露其内容”,《专利审查指南》仅给出了宽泛的规定。
尽管长期以来司法实践中相关案例较少,但在2024年专利复审无效典型案例(案号5W135853)中,进一步明确了对于“他人未经申请人同意而泄露其内容”情形下认定不丧失新颖性的构成要件。该案决定指出,申请人在申请日后自行得知“他人未经申请人同意而泄露其内容”而主张享受新颖性宽限期的,其向国家知识产权局专利局提交的证据需要满足以下基本要件,否则其主张不能成立:(1)证明泄露行为发生在申请日之前六个月内;(2)在得知泄露情况后两个月内提出要求不丧失新颖性宽限期的声明及证明材料;(3)证明他人公开的技术方案是直接或间接来源于申请人或发明人;(4)证明他人的公开行为未经申请人同意。该案决定为新颖性宽限期制度第四种情形的适用提供了重要参考。
本文在此基础上,旨在结合法律规定、最近十年来的审查实践与典型案例,对新颖性宽限期制度的认定标准进行系统梳理与分析,以期为专利申请人/专利权人给出有效的实践指引。
一、法律法规介绍
(一)新颖性宽限期制度法律依据
新颖性宽限期制度起源于《保护工业产权巴黎公约》,其为在专利申请日之前通过特定的方式进行公开的发明创造提供临时保护。世界多国(包括美国、欧洲、日本、韩国等)均相应地设立有新颖性宽限期制度,以鼓励技术创新与交流,避免因特定情形下的公开导致发明创造丧失新颖性。
中国《专利法》自设立以来即规定有新颖性宽限期制度。1984年制定的专利法第二十四条规定:“申请专利的发明创造在申请日以前六个月内,有下列情形之一的,不丧失新颖性:在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出的;在规定的学术会议或者技术会议上首次发表的;他人未经申请人同意而泄露其内容的。”在2020年专利法第四次修改时,在新冠疫情爆发的背景下,在该条中加入了“在国家出现紧急状态或者非常情况时,为公共利益目的首次公开的”作为不丧失新颖性的新增情形,以更好地平衡专利申请人与公众的利益。
综上,现行有效的《专利法》第二十四条规定了不丧失新颖性宽限期的以下四种情形:(1)在国家出现紧急状态或者非常情况时,为公共利益目的首次公开的;(2)在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出的;(3)在规定的学术会议或者技术会议上首次发表的;(4)他人未经申请人同意而泄露其内容的。
(二)申请宽限期的程序
《专利法实施细则》和《专利审查指南》规定了主张新颖性宽限期的程序要求,主要体现在时间要求和材料要求两方面。
2.1 时间要求
就时间要求而言,可以分为两种情况:
1、对于“在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出”和“在规定的学术会议或者技术会议上首次发表”的情形,专利法实施细则第三十三条规定:“申请专利的发明创造有专利法第二十四条第(二)项或者第(三)项所列情形的,申请人应当在提出专利申请时声明,并自申请日起2个月内提交有关发明创造已经展出或者发表,以及展出或者发表日期的证明文件。”
也即在这两种情形下,申请人只能在提交专利申请时同时提交声明,并在自申请日起两个月内提交证明材料。
2、对于“在国家出现紧急状态或者非常情况时,为公共利益目的首次公开”和“他人未经申请人同意而泄露其内容”的情形,专利法实施细则第三十三条规定:“申请专利的发明创造有专利法第二十四条第(一)项或者第(四)项所列情形的,国务院专利行政部门认为必要时,可以要求申请人在指定期限内提交证明文件。”
专利审查指南对这两种情形又规定:“若申请人在申请日前已获知,应当在提出专利申请时在请求书中声明,并在自申请日起两个月内提交证明材料。若申请人在申请日以后自行得知的,应当在得知情况后两个月内提出要求不丧失新颖性宽限期的声明,并附具证明材料。审查员认为必要时,可以要求申请人在指定期限内提交证明材料。申请人在收到专利局的通知书后才得知的,应当在该通知书指定的答复期限内,提出不丧失新颖性宽限期的答复意见并附具证明文件。”
也即在“国家出现紧急状态或者非常情况时,为公共利益目的首次公开”和“他人未经申请人同意而泄露其内容”的两种情况下,申请人具有三种提交声明与材料的机会:
(1)申请日前已获知,应当在提出专利申请时进行声明,并在自申请日起两个月内提交证明材料;
(2)申请日后自行得知的,在得知情况后两个月内提交声明并附具证明材料,审查员可指定该材料提交期限;
(3)收到专利局通知书后才得知的,应当在通知书指定的答复期限内提出答复意见并附具证明文件。
2.2 材料要求
依据《专利审查指南》规定,申请人需要针对四种不同的情形,在规定的时间提供相应的证明材料。
1、审查指南规定,“在国家出现紧急状态或者非常情况时,为公共利益目的公开的证明材料,应当由省级以上人民政府有关部门出具。证明材料中应当注明为公共利益目的公开的事由、日期以及该发明创造公开的日期、形式和内容,并加盖公章。”
2、对于在中国政府主办或承认的国际展览会上首次展出的情形,“国际展览会的证明材料,应当由展览会主办单位或者展览会组委会出具。证明材料中应当注明展览会展出日期、地点、展览会的名称以及该发明创造展出的日期、形式和内容,并加盖公章。”
3、对于在规定的学术会议或者技术会议上首次发表的情形,“学术会议和技术会议的证明材料,应当由国务院有关主管部门或者组织会议的全国性学术团体出具。证明材料中应当注明会议召开的日期、地点、会议的名称以及该发明创造发表的日期、形式和内容,并加盖公章。”
4、而对于他人未经申请人同意而泄露其内容的情形,审查指南仅规定“申请人提交的关于他人泄露申请内容的证明材料,应当注明泄露日期、泄露方式、泄露的内容,并由证明人签字或者盖章”。该规定缺少更具体的指引,也往往是实务工作中的认定难点。
(三)适用限制
本文结合相关案例,讨论新颖性宽限期的适用中的两个限制,即抵触申请无法是否构成未经申请人同意而泄露的情形,以及其与优先权不同的效力。
3.1 抵触申请不构成未经申请人同意而泄露的情形
根据《专利法》第二十二条,抵触申请是指申请日以前,任何单位或个人就同样的发明或实用新型向国务院专利行政部门提出过申请,并记载在申请日以后公布的专利申请文件中。与宽限期针对的公开行为本质不同,即使该抵触申请未经申请人同意而提出,但是该抵触申请的公开日期实际上晚于申请人的专利申请的申请日期,且在抵触申请的申请日,该抵触申请的内容并未向公众公开,因此并不符合《专利法》第二十四条有关新颖性宽限期的四种公开行为。另外,从制度逻辑看,抵触申请旨在避免重复授权,与新颖性宽限期保护提前公开的技术方案新颖性的目的无交集。综上,抵触申请不构成新颖性宽限期中未经申请人同意而泄露的情形。
该观点也得到了国家知识产权局第28571号无效决定的支持。该决定涉及名称为“一种药物组合物及其制备方法和质量控制方法”的发明专利。该案中,请求人主张证据1和证据2为抵触申请,破坏权利要求5和6的新颖性;而专利权人主张证据1和证据2是他人未经专利权人同意而泄露其内容的专利申请,因此涉案专利应享有针对证据1和2的不丧失新颖性的宽限期。该无效决定中指出:泄露是指使有关发明创造处于为公众所知的状态,其中证据1、2均为本专利的抵触申请文件,其公开日在本专利的申请日之后,在本专利申请日以前的六个月内,仅是提出了专利申请,而并未向社会公众公开,也就是说此时该发明创造并未处于为公众所知的状态,因此其不属于“他人未经申请人同意而泄露其内容的情形”。
3.2 与优先权法律效力之比较
大多数国家都依据《巴黎公约》制定了本国的新颖性宽限期制度,新颖性宽限期可以大致区分为广义宽限期和狭义宽限期。广义宽限期可以涵盖发明创造申请日前12个月内发明人/申请人及从其处获得发明内容的第三人作出的公开,而狭义宽限期仅包括申请日前6个月内发明人/申请人及从其处获得发明内容的第三人作出的限定形式的公开。
我国《专利法》规定的新颖性宽限期类型基本上属于狭义宽限期,其产生的法律效力要远远低于优先权所产生的法律效力。优先权可以产生两个法律效力,一是划分现有技术的时间点的法律效力,即优先权日以前公开的技术属于现有技术,优先权日以后自己或他人的公开均不破坏申请专利技术的新颖性。第二个法律效力是对抗第三人,是指在优先权日以后他人提出相同主题的专利申请均要被驳回或无效。
然而,狭义宽限期不产生对抗第三人的法律效力,这意味着:(1)在专利法第二十四条规定的四种情况的公开日以后、专利申请日以前,他人的公开或申请人自己的其他形式的公开仍破坏专利的新颖性,(2)在此期间他人独立提出的专利申请,仍将破坏专利的新颖性。
二、实践中认定标准研究
根据笔者的根据初步统计,在实践中,在先公开最终被认定为符合宽限期要求而被排除在现有技术之外的复审和无效案件的占比较较低。在2015年至2025年公开可查的55份复审决定或无效决定、以及28份相关判决中,仅有8份决定或判决最终支持了申请人或专利权人对于新颖性宽限期的主张;而大部分决定或判决,均因不满足时间要求或不满足材料要求,而使得在先公开构成了专利申请的现有技术,而导致专利申请最终未获得授权或被无效。
笔者认为,新颖性宽限期未被认定的理由大致可以分为两类:1.证据要求较高,由于申请人在企业专利和商业秘密管理上的疏漏,无法保留充分的证据,因此即使及时提交了相关声明和材料,也由于不满足证据的高要求而被驳回;2.形式要求较为严格,在合议组审查过程中,只要提交声明及材料不符合程序要求,不丧失新颖性宽限期主张就很难得到支持,合议组也不再对其他认定细节问题进行审查。
笔者对于《专利法》第二十四条中列举的四种情形的认定标准,结合案例提供分析和建议如下:
(一)中国政府主办或者承认的国际展览会的认定
依据《专利法实施细则》、《专利审查指南》规定及近十年相关无效、复审决定的审查逻辑,中国政府主办或者承认的国际展览会需满足以下核心要件,且需通过书面证据充分佐证。
1.1 政府主办的展览会
依据《专利审查指南》规定,“中国政府主办的国际展览会,包括国务院、各部委主办或者国务院批准由其他机关或者地方政府举办的国际展览会。”
规定的关键之处在于主办单位或批准单位的层级,即需明确由中国中央政府部门(如科技部、商务部等)或地方政府经中央授权直接主办,而非仅由政府下属事业单位、行业协会协办或支持。
1.2 政府承认的国际展览会
依据《专利法实施细则》规定,“专利法第二十四条第(二)项所称中国政府承认的国际展览会,是指国际展览会公约规定的在国际展览局注册或者由其认可的国际展览会。”《专利审查指南》进一步规定,“所谓国际展览会,即展出的展品除了举办国的产品以外,还应当有来自外国的展品。”
(2016)京73行初2783号案可以充分说明上述展会认定的意义。在该案中,北京知识产权法院一审认定涉案外观设计专利“组合沙发”不满足《专利法》第二十四条第(二)项“在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出”之不丧失新颖性宽限期,判决维持专利复审委员会第28314号无效决定,驳回原告高某的诉讼请求。
法院基于多种原因未支持高某的主张,其中之一便是高某缺少参加展会级别的证明文件。法院指出其应“提交有关国际展览会或者学术会议、技术会议的组织单位出具的有关发明创造已经展出或者发表,以及展出或者发表日期的证明文件。”但高某仅提交其自行拍摄的展会照片,主张其多次参加“广州家具展”,未提供展览会主办单位等官方文件,无法证明该展会属于《专利法实施细则》和《专利审查指南》所规定的国际展览会。
此外,经检索得知,“广州家具展(全称应为中国国际家具博览会)”的主办单位为中国家具协会、广东省家具协会及若干公司,而非中国政府,亦未受到国际展览局认证。依据《国际展览会公约》,该局不予认证具有商业性质的展览会。因此即使具有完备的证明材料,“广州家具展”显然也并非专利法规定的“中国政府主办或者承认的国际展览会”。
由此可见,满足新颖性宽限期要求的展会的要求和级别极高。因此,从权利人的角度来说,一般的行业展会很难满足新颖性宽限期对于展会级别的要求。因此,申请人在参加展会前,应对于新产品、新技术和新设计应及时进行专利申请和布局,避免展会公开对于后续申请的知识产权的影响。
(二)规定的学术会议或者技术会议的认定
《专利法实施细则》规定,“专利法第二十四条第(三)项所称学术会议或者技术会议,是指国务院有关主管部门或者全国性学术团体组织召开的学术会议或者技术会议,以及国务院有关主管部门认可的由国际组织召开的学术会议或者技术会议。”《专利审查指南》则进一步规定,“不包括省以下或者受国务院各部委或者全国性学术团体委托或者以其名义组织召开的学术会议或者技术会议,在后者所述的会议上的公开将导致丧失新颖性,除非这些会议本身有保密约定。”
在实践中,通常需要由国务院有关主管部门或者组织会议的全国性学术团体出具证明材料,并加盖公章,以证明该学术会议或者技术会议的规格,并且申请人还需要满足提交证明材料的时限要求。这给申请人带来了极高的举证负担。
例如,在第201310453358.5号专利的申请过程中,审查员引用了在《第七届中国工业生物技术发展高峰论坛》发表的一篇论文作为对比文件,并指出其公开了该专利的相关内容。申请人在申请日起两个月内以主动补正形式提交了证明材料,但审查员认为该材料并非由国务院有关主管部门或者组织会议的全国性学术团体出具,且未加盖公章,因此仍认为本申请不能被授予专利权。后续请求人出具了中国生物工程学会出具加盖公章的对比文件2公开发表声明,但该声明因为早已超过两个月的时限而不符合程序要求,审查员最终作出了驳回决定。复审委员会在随后的第128875号复审决定中也维持了驳回决定。
(三)“他人未经申请人同意而泄露其内容”的认定标准
依据审查指南规定,“他人未经申请人同意而泄露其内容所造成的公开,包括他人未遵守明示或者默示的保密信约而将发明创造的内容公开,也包括他人用威胁、欺诈或者间谍活动等手段从发明人或者申请人那里得知发明创造的内容而后造成的公开。”
在实践中,对于“他人未经申请人同意而泄露其内容”的认定要求也很高。笔者基于对审查实践的分析,整理常见的认定标准问题如下:
3.1 与申请人存在重合的主体不属于“他人”
对“他人”的界定不仅是主体身份的识别,更是对其获取信息途径合法性与保密义务存在与否的前置判断,直接影响后续是否适用宽限期的结论。如果泄露主体身份不符合“他人”定义,例如泄露主体和实际申请人存在重合,被视为同一主体,则不丧失新颖性宽限期主张可能就无法得到支持。
例如在第310249号复审决定中,申请人为安徽某大学,泄露人为该校工作人员冯某,同时也是本申请的发明人之一。审查员认为申请人和泄密人属于同一个利益整体,复审程序中合议组也认为,冯某等是安徽某大学相关人员,非独立“他人”,不支持不丧失新颖性宽限期的主张。
3.2 泄露内容必须源自申请人或发明人
宽限期制度旨在保护申请人或发明人因非自愿公开而丧失新颖性的风险,但其前提是泄露的信息必须直接来源于申请人或发明人,即该内容在泄露前尚未进入公共领域,且其首次披露路径可追溯至申请人或发明人。
若他人所泄露的内容并非由申请人或发明人提供,而是该他人通过独立研发、或从其他已公开渠道获得,则不构成宽限期适用的基础。因此,专利权人或申请人需要提交充分证据证明泄露内容源自申请人或发明人。
例如在第45760号无效决定中,请求人认为第三方公司所生产的产品与涉案专利有相似性。专利权人提出了不丧失新颖性宽限期主张,然而却无法证明请求人或关联公司从专利权人处获知产品外观设计后,将相同的产品外观设计泄露给了第三方公司,即无法证明第三方公司的设计来自申请人或发明人。因此专利权人的不丧失新颖性宽限期主张没有获得支持。
3.3 需要证明泄露人和申请人之间存在明示或默示的保密信约
“他人未经申请人同意”即代表着违反了保密信约。依据专利审查指南的规定,保密信约包括明示和默示两种。从实践情况来看,认定存在明示或者默示的保密信约也存在较为苛刻的证据要求。
(1)对明示保密信约的认定
明示保密信约是指通过书面合同、保密协议或其他可验证形式,明确约定一方对特定信息负有保密责任。在新颖性宽限期争议中,若申请人或专利权人能举证在泄露发生前,已与他人签署包含保密条款的法律文件,且泄露内容属于该条款覆盖范围,则可有力证明该公开属于“未经申请人同意而泄露”的情况。
例如在第46334号无效决定中,无效审查请求人(同时也是泄露人)与专利权人之间存在开发涉案专利相关产品的合作协议,同时合作协议中明确规定,双方在合作协议的签订日起至本合同终止后1年内双方仍应承担保密责任,合议组认定构成明示的保密信约。请求人在约定时间内通过安装使用的方式公开了涉案专利共享玩具柜产品,属于未遵守明示的保密信约而将发明创造公开的行为。上述分析的主体、公开性质、公开内容及公开时间等四个方面均满足专利法第二十四条第四款的要求,专利权人不丧失新颖性宽限期的主张最终得到支持。
然而,申请人或专利权人与泄露人签订过保密协议,并不完全等同于对于涉案专利存在支持不丧失新颖性宽限期主张的明示保密信约,申请人或专利权人往往还需要证明涉案专利的内容属于保密条款覆盖范围,这也是保密信约认定的难点。
例如在第45394号无效决定中,专利权人提交了与泄露人之间的协议,协议明确约定“乙方同意严格保守甲方的商业秘密,并应严格遵守并执行甲方的市场策略、维护市场秩序”,形式上具有明示保密信约的特征。然而,合议组认为该协议并未明确约定涉案专利的外观设计属于保密条款所声称的商业秘密,也没有明确约定乙方不允许在外观设计专利申请日前发表产品照片,专利权人也没有提供其他证据证明涉案专利的外观设计与保密条款所限定内容的关联性。最终,合议组认为不构成明示保密信约,专利权人不丧失新颖性宽限期的主张没有获得支持。
(2)对默示保密信约的认定
默示保密信约是指虽无书面等约定,但基于交易习惯、行业惯例、双方关系性质或行为场景,可合理推定被告知悉方负有保密责任。在不丧失新颖性宽限期的适用场景中,若他人泄露内容系在缺乏明示协议的情况下发生,申请人需举证证明存在此类默示保密信约或义务。
泄露人作为公司员工泄露相关技术方案的情况在实践中比较常见,但仅凭雇佣关系通常难以推定员工和公司之间存在默示的保密信约或义务。例如在第59034号无效决定中,专利权人是某公司法定代表人,泄露人为该公司员工。合议组认为,按照商业惯例,作为公司员工以公司名义对其产品进行展示和销售的行为一般是经过公司同意的,在缺少明确的保密协议或保密条款约束的情况下,合议组推定不存在默示的保密信约或义务。可见,合议组对于默示保密信约的认定也是持审慎态度。
尽管认定难度较大,但默示保密信约也有获得国知局支持的案例。例如在第46892号无效决定中,泄露主体黄某作为某市市场监督管理局(也即当地市知识产权局)委托的人员,从事帮助全市有关企业申报专利的工作。合议组认为,考虑到泄露主体的职业性质,黄某应当知晓专利申请在公布之前负有保密义务。并且黄某本人当庭陈述其将专利权人的技术内容用于帮第三方申报专利之后,再没有泄露给其他人,合议组因此进一步肯定黄某知晓其在帮助有关企业申报专利的过程中所应负的保密义务。最终合议组认定其属于专利法第二十四条第四款不丧失新颖性宽限期的情况,支持了专利权人的主张。
由此可见,合议组对默示保密信约的认定可能更倾向于关注泄露人的职业性质和义务,而非其与专利权人的合作关系。如果泄露人的身份为本身身负较强保密义务且明确知晓其自身义务的人员,更易被认定为具有保密信约或义务。
(3)保密信约的双方主体应当是申请人和泄露人
《专利审查指南》所规定的明示或者默示的保密信约应对主体有所限制,即仅限于申请人与泄露人之间的保密信约,而非申请人或者泄露人与第三人之间的保密信约。
例如在第37404号无效决定中,涉案专利最早由某公司股东个人申请,在授权后转让给该公司,泄露人亦为该公司一位员工。现专利权人(该公司)提交的协议证据足以证明泄露人作为公司员工,与自身有保密信约。然而,合议组认为专利权人无法证明泄露人与原申请人也存在保密信约,泄露人对公司的保密义务不能延伸至公司股东个人。原公司股东与该公司员工之间,即申请人和泄露人之间并无直接的保密信约,合议组因此不支持专利权人不丧失新颖性宽限期的主张。
通过上述案例可以看出,申请人或泄露人与第三人之间存在的保密信约不能替代申请人与泄露人之间的保密信约,申请人和泄露人之间存在直接的明示或暗示的保密信约仍是主张不丧失新颖性宽限期的必要条件。
三、结语
综上所述,新颖性宽限期制度作为专利法中的重要例外安排,旨在平衡技术创新与公共利益,尤其在“他人未经申请人同意而泄露其内容”这一情形的适用中体现了其复杂性与实践挑战。本文通过梳理近十年来的审查实践与典型案例可见,宽限期主张的成功率普遍较低,核心原因在于程序要求的严格性及实体证明的高标准。对于“他人泄露”情形,申请人不仅需及时提交声明与证明材料,更需充分举证证明泄露主体的独立性、信息源的追溯性、保密信约的存在性以及泄露行为的非自愿性。任何一环的疏漏均可能导致宽限期主张被驳回,进而影响专利的稳定性与有效性。这一现状凸显了在司法与行政审查中,对宽限期适用要件进行从严把握的倾向,也反映出制度在保护申请人权益与维护专利质量之间的谨慎权衡。
基于此,专利申请人及专利权人应高度重视内部知识产权与商业秘密管理机制的完善,尤其是在与合作方、员工及其他第三方交往时,须通过明确、具体的保密协议界定保密义务与范围,并注重留存相关证据。同时,在发现可能符合宽限期的泄露情形后,应迅速反应,严格遵循法定时限准备并提交声明及证明材料,避免因程序瑕疵丧失权利。
本文感谢实习生袁旭民做出的贡献。



