除了上述这些在美国专利申请的审查过程中相对比较常见的官方信函以外，审查员还可能认为在审申请存在某些形式或程序问题，而发出其他一些非常见的官方信函。本文将聚焦其中一种不常遇到的官方信函：Notice of Non-Compliant Amendment (37 CFR 1.121)，也即不符合修改通知书。笔者将结合在实务处理中遇到的一件较为“特殊”的标准必要专利申请的具体案件情况，提供针对该不符合修改通知书的答复策略建议。
1. 不符合修改通知书的常见情形
美国专利审查指南的第700章的第714节（修改、申请人的行为，Amendments, Applicant’s Action）规定了申请文件的修改方式。根据该规定，如果申请人提交的修改不符合专利法实施细则第1.121（37 CFR 1.121）小节的规定，则审查员会向申请人发出不符合修改通知书，以告知申请人递交的修改没有被接受。
37 CFR 1.121列举了（a）至（k）的11种情形。本文在此不做详细引述。这些情形既包括例如针对说明书、权利要求、附图递交修改的格式要求，也包括针对修改不能引入未在申请文件中披露过的新内容（new matter）等其他一些较为常规的内容要求。而除了上述37 CFR 1.121中所列举的这些具体规定以外，在实务处理中还可能遇到其他一些更为特殊的情况。
2. 答辩策略引起的不符合修改通知书的特例
2.1 案件情况概述
在笔者协助申请人处理某一标准必要专利的美国申请的过程中，在答复第一次非最终审查意见（NF-OA1）、最终审查意见（FOA）和第二次非最终审查意见（NF-OA2）后收到了美国审查员发出的不符合修改通知书。
具体而言，美国审查员在NF-OA2中引用了先前审查意见中未出现过的新的对比文件，以用于评述在审独立权利要求中相对于现有技术的区别技术特征。对此，在分析核实NF-OA2中新引用的对比文件之后，笔者认为其公开内容与在审独立权利要求相对于之前的对比文件的区别技术特征相似，因此如果仅依据当前权利要求，可争辩空间较小。同时，考虑到申请人对于美国专利申请的布局策略、以及本申请作为对标专利申请对权利要求保护范围上的一些特殊要求，笔者与申请人沟通后决定放弃权利要求当前的保护范围，并依据说明书记载的内容，修改独立权利要求，以使修改后的独立权利要求实质上保护另一技术方案。
2.2 答辩策略选择
基于上述分析，在针对该NF-OA2的处理方式上，实际上存在以下两种可行的应对策略：
（1）尝试以答复NF-OA2的方式递交权利要求修改；或者，
（2）放弃本申请、并在NF-OA2的答复期限内根据修改后的权利要求递交继续申请（Continuation Application）。
在实务处理中，笔者曾遇到过在针对OA修改权利要求并递交答复后，审查员在下次OA中针对递交的修改而发出限制要求（Restriction Requirement）的情况。因此，尽管上述应对策略（1）存在不被审查员接受的风险，但是结合本案的具体审查进度以及可能产生的相关费用，申请人更倾向于策略（1）。其原因在于即便前者尝试失败，但NF-OA2答复不会涉及提RCE相关费用，成本相对较小；并且，即便后续审查员不接受本次修改并下发新的审查意见或通知书，本案递交继续申请的期限也将相应地延后，并不会对继续申请的提交产生实质影响。因此，申请人决定先以继续答复NF-OA2的方式递交权利要求修改。
2.3 引起不符合修改通知书的原因分析
本案在递交NF-OA2答复后收到了审查员发出的不符合修改通知书。参见其中如下图所示的审查意见的部分截图。笔者注意到美国审查员发出本次不符合修改通知书的理由不同于前文中列举的37 CFR 1.121中所规定的一些常规要求。例如，如图所示，在不符合修改通知书中，审查员并没有勾选模板中已列出的这些较为常规的选项，而是勾选了4E这一“其他”选项，并在所附的Continuation Sheet中说明了具体意见：即申请人所递交的修改将使得审查员需要重新检索，从而带来额外的负担，因此该修改没有被接受。
3. 针对不符合修改通知书的策略分析及建议
本案在递交NF-OA2答复后收到了审查员发出的不符合修改通知书，那么是否意味着这样的修改方式是必然不可行的呢？笔者认为，根据我所的实际处理经验，答案并不是否定的，在实际处理中也遇到过类似修改成功的案例。笔者认为其原因在于，不同的美国审查员对于权利要求的修改是否符合美国专利法规定的适用标准存在着差异。例如，不同审查员对于技术方案之间是否在技术上存在关联、是否属于同一发明构思（或彼此独立）等在判断标准上存在着或多或少的不同。负责本案的美国审查员也许对以往的检索的范围有着清晰的界定，因此认为对于修改后的权利要求需要启动新的检索。因此，笔者认为在实际处理时，具体选择哪一种应对策略，还是需要结合案件本身的情况、以及申请人自身对于案件的实际需求等因素来综合考量。
此外，需要注意的是，本案中，不符合修改通知书发出之后，递交继续申请的官方期限也相应地被延长，可以以本次不符合修改通知书的发文日期重新确定。当然，前次NF-OA2的发文日期也可同样适用，申请人可以在二者之间选择较为靠后的日期，以减免延期费。例如，如NF-OA2的发文日期为2024年1月1日，在申请人在3个月的答复期限2024年4月1日之前提交了针对该NF-OA2的答复之后，审查员后续发出的不符合修改通知书的发文日期为2024年5月15日，那么如果依据NF-OA2的发文日期进行推算，则申请人可以在2024年4月1日（在缴纳延期费的情形下可最多可延长3个月，也即延长至2024年7月1日，需缴纳相应延期费）之前基于本案递交继续申请；如果依据不符合修改通知书的发文日期进行推算，则申请人可以在2024年7月15日（同样也可通过缴纳相应延期费而延长）之前基于本案递交继续申请。申请人可以结合自身的不同需求、以及当下所处的不同时间节点，来灵活地安排继续申请的递交工作。
4. 小结
综上所述，在美国专利申请的审查过程中，申请人可能经历相对多样的官方信函答复。不同的答复策略或许会带来后续不同的审查结果或者走向。究竟哪一种答复策略才是最好的，难以一概而论，还是需要结合具体案情、以及申请人的布局策略、特殊要求等来综合考虑，选择最合适的答复策略。