“合理的成功预期”是美国和欧洲专利局的审查中关于创造性判断的重要考虑因素之一。目前在中国国家知识产权局制定的《审查指南》中，对“合理的成功预期”尚没有特别明确的规定，但在中国的专利实务中近年来已被经常引述。例如在评选为2021年度专利复审无效十大案件的“用于治疗潜伏性结核的喹啉衍生物”的发明专利权无效案中，国知局明确指出，在医药用途发明的创造性判断中，应当准确评价是否存在“合理的成功预期”。因此，本文通过分析美国、欧洲以及中国专利审查的在先案例，总结“合理的成功预期”在其创造性判断中的实践运用，并探讨“合理的成功预期”分别在美国、欧洲和中国专利案件的创造性判断中的地位和权重。
1. “合理的成功预期”在美国专利案件创造性审查中的考量
根据美国联邦最高法院在KSR案中的认定，美国MPEP（Manual of Patent Examining Procedure）规定了“初步推定显而易见（Prima Facie Obviousness）”这一法律概念。在专利申请审查和复审过程中，“初步推定显而易见”的概念为显而易见性的确定和当事人所面临的责任建立了框架。在这一框架下，审查员必须首先阐述有证据支持的初步推定情况，表明为什么相对于现有技术，有争议的权利要求是显而易见的。支持“权利要求是显而易见的”这一结论的基本原理的判断过程如下：首先，所要求保护的元素在现有技术中是已知的；其次，本领域普通技术人员可以通过已知方法组合所要求保护的元素，而不改变它们各自的功能；最后，该组合对于本领域普通技术人员来说只会产生可预测的结果。
关于“合理的成功预期”这一点，MPEP进一步强调了：i）“显而易见性”要求存在合理的成功预期。如果有理由修改或结合现有技术以实现所要求的发明，假定存在合理的成功预期，就可以初步推定权利要求是显而易见的。ii）“显而易见性”不要求绝对的可预见性，但必需至少有一定程度的可预见性。证明不存在合理的成功预期的证据可以支持非显而易见性的结论。iii）确定可预见性需要考虑相关的时间点。判断一项技术是否是可预测的，或者对现有技术的修改或组合是否存在合理的成功预期，都是在发明形成时确定的。
下面我们将结合Alza Corp. v. Mylan Labs., Inc.案[1]详细地说明USPTO的 “合理的成功预期”审查标准。在该案件中，涉案专利（US 6124355）涉及一种高度水溶性的药物奥昔布宁的24小时缓释制剂。现有技术Morella（US5330766）教导了高水溶性药物的持续释放组合物，例如吗啡的持续释放制剂。Morella公开了奥昔布宁属于高水溶性药物。现有技术Baichwal（US5399359）教导了奥昔布宁的缓释制剂，其释放速率不同于涉案专利所要求保护的发明。现有技术Wong（US5082688）教导了一种在24小时内输送药物的普遍适用的方法。尽管Wong提到了所公开的方法对奥昔布宁所属的几类药物的适用性，但是Wong没有具体提到该方法对奥昔布宁的适用性。
美国联邦巡回上诉法院认为，由于奥昔布宁的吸收特性在发明时是可以合理预测的，因此可以合理预期成功开发出涉案专利所要求保护的奥昔布宁缓释制剂。如说明书所证明的，现有技术已经认识到在开发高水溶性药物的持续释放制剂中需要克服的障碍，并且已经提出了有限数量的方法来克服这些障碍。由此可见，对于本领域普通技术人员来说，尝试配制持续释放组合物的已知方法是显而易见的，并且具有合理的成功预期，因此涉案专利的权利要求是显而易见的。此外，该上诉法院没有被缺乏绝对可预见性的观点影响。
美国专利商标局引用了上述案例来证明支持显而易见性结论的理由包括：“显易尝试（Obvious to Try）”——从确定的有限数量的、可以预测的解决方案中选择，并且具有合理的成功预期。
2.“合理的成功预期”在欧洲专利案件创造性审查中的考量
在欧洲专利审查指南中规定，为了以客观和可预测的方式评估创造性步骤，应当应用“问题-解决方法（problem-solution approach）”。该问题-解决方法包括三个主要阶段：1）确定“最接近的现有技术”；2）确定要解决的“客观技术问题”；3）从最接近的现有技术和客观技术问题出发，考虑要求保护的发明对于本领域技术人员来说是否是显而易见的。在第三阶段，还通常采用“能-会方法（Could-Would approach）”，该方法指出：在评估创造性时，关键不在于技术人员是否能够通过调整或修改最接近的现有技术从而得出本发明，而在于他/她是否会去这样做，而会去这样做的原因则是在于现有技术提供了这样做有希望解决目标技术问题、或者预期有某种改进或优势的促动力。中国判断创造性所使用的“三步法”与欧洲判断创造性的上述“问题-解决方法”是基本相同的。
关于“合理的成功预期”，以生物技术领域为例，欧洲专利审查指南中有较为明确的相关规定：在生物技术领域，不仅在结果可以明确预测时被认为存在显而易见性，而且在有合理的成功预期时也被认为存在显而易见性。为了使解决方案变得显而易见，只要确定本领域技术人员遵循了现有技术的教导，并有合理的成功预期就足够了。此外，根据最接近的现有技术，仅仅“试试看”的态度并不一定使该解决方案具有创造性。另一方面，“对合理的成功预期”不应与“希望成功”相混淆。如果研究人员在开始研究时意识到，为了实现技术方案，他们不仅需要技术技能，还需要在此过程中做出正确而重要的决定的能力，那么这就不能被视为“合理的成功预期”。而且，欧洲专利局的案例法对此还提供有大量相关的案例可作为审查依据。
下面我们将结合案例T 0149/93[2]更详细地说明EPO的“合理的成功预期”的审查标准。在该案件中，涉案专利申请（EP 87110303.2，以下简称为“本申请”）涉及一种用类维生素A治疗日光损伤的人类皮肤的方法。最接近的现有技术涉及通过局部视黄酸修复紫外线导致的皮肤损伤。最接近的现有技术通过实验来证明使用视黄酸处理的小鼠在停止暴露于紫外线后表现出显著增强的恢复。
本申请中要求保护的用途不同于最接近现有技术中公开的用途，因为它应用于人类的皮肤而不是小鼠的皮肤。上诉人辩称，在老鼠身上进行的实验不一定能转移到人类身上。然而，在上诉委员会看来，将小鼠暴露在紫外线下并随后进行治疗的实验的首要目的（在不是仅具有唯一目的的情况下）必然是作为可能应用于人类的模型。虽然以老鼠为实验对象而成功的实验并不一定能为人类带来有效的治疗效果，但这种成功的实验至少会给技术人员提供一种强烈的动机去尝试，如果结果是可转移的话。
根据上诉委员会提供的判例法，依据《欧洲专利公约》第56条，如果技术人员预期会有所改进或实现有利效果，则可认为行动过程是显而易见的。换句话说，显而易见性不仅在结果可以被明确预测的时候存在，而且在对成功有合理预期的时候也存在。
3. “合理的成功预期”在中国专利案件创造性判断中的考量
首先，笔者梳理了近年来最高人民法院（以下简称“最高院”）审理的与“合理的成功预期”相关的九个案例。在这九个案件中，五个涉及医药领域，四个涉及机械结构。
在“胃肠基质肿瘤的治疗”案[3]中，最高院主要认为：对于医药领域的发明技术方案，若现有技术整体上给出了技术教导，足以启发所属领域的技术人员按照所述教导去从事技术研发，而且对研发结果也有合理的成功预期的，应当认定涉案发明技术方案不具有创造性。在另一案[4]中，最高院也认为：在现有技术客观存在着某种技术问题的情况下，如果所属领域的技术人员基于现有技术公开的信息能够意识到解决该问题的现实需要，且对将区别技术特征应用于最接近的现有技术进行改进后能使相应的技术问题得以解决形成合理的成功预期，则意味着所述领域的技术人员能够产生改进最接近的现有技术的动机。
在涉及药用用途的案件[5][6]中，最高院认为：对于已知化合物的药物用途发明专利，如果本领域技术人员对于已知化合物的药用用途或者效果没有“合理的成功预期”，即该药用用途或者效果不能从化合物本身的结构、组成、分子量、已知的物理化学性质以及该化合物的现有用途中显而易见地得出或者预见到，而是利用了该化合物新发现的性能，并且产生了有益的技术效果，超出了本领域技术人员的合理预期，则应该认为这种已知化合物的药用用途发明具备创造性。
在缬沙坦案[7]中，最高院进一步明确了对于“合理的成功预期”的判断的时间点和判断标准。最高院指出，至少应当注意以下两个问题：一是“合理的成功预期”系本领域技术人员在专利申请日或者优先权日，基于其技术认知和本领域普遍实验条件，对从现有技术出发得到专利技术方案的成功可能性的客观评估和理性预测，其不取决于专利申请人的主观意愿。二是“合理的成功预期”仅要求达到本领域技术人员认为有“尝试的必要”的程度，而无需具有“成功的确定性”或者“成功的高度盖然性”。具有“合理的成功预期”通常不以实施预期的尝试必然或者高度可能实现技术目标或者解决技术问题为前提，仅要求本领域技术人员综合考虑具体领域的现有技术状况、技术演进特点、创新模式及条件、平均创新成本、整体创新成功率等因素后，仍然不会放弃该种尝试即可。
在“海产品周转筐”案[8]中，最高院认为公认的问题或普遍存在的需求导致了合理的成功预期。最高院指出：判断所属领域的技术人员是否有动机将两个或多个现有技术结合从而得到发明的技术方案，应当分析所属领域的技术人员对于引入区别技术特征达到要实际解决的技术问题的目的是否存在合理的成功预期。面对所属领域中公认的问题或普遍存在的需求，如果所属领域的技术人员知道现有技术中存在解决该问题或满足该需求的相关技术手段，且能够合理预期将该技术手段应用于最接近现有技术能够带来成功解决上述问题或满足上述需要的效果，则所属领域的技术人员便会产生利用现有技术公开的技术手段来改进该最接近的现有技术的动机。
而在“艾灸装置”案[9]中，最高院也明确了技术发展趋势的指引可能导致成功的合理预期。最高院指出：在现有技术客观存在着某种技术问题的情况下，如果所属领域的技术人员基于现有技术公开的信息能够意识到解决该问题的现实需要，且对将区别技术特征应用于最接近的现有技术进行改进后能使相应的技术问题得以解决形成合理的成功预期，则意味着所属领域的技术人员能够产生改进最接近的现有技术的动机。同时，如果所属领域的技术发展趋势给出了足够明确的指引，获得进行改进需要采用的技术手段又无需付出创造性劳动，且进行改进之后产生的技术效果未超出所属领域的技术人员能够预料的范围，则发明的技术方案是显而易见的，因为，符合技术发展趋势的普遍需求就是改进现有技术的动机。
在“电动助力汽车转向器”[10]中，最高院给出了两个不具有合理的成功预期的反例。最高院指出：围绕“是否显而易见”问题，一般遵循“三步法”的判断原则。在第三步中，需要判断所属领域的普通技术人员是否有动机将两篇或多篇现有技术文献结合从而得到发明的技术方案，应当分析所属领域普通技术人员对于引入区别技术特征以解决技术问题是否存在合理的成功预期。如果无法预见结合后将产生的结果，则通常不具有将两者进行结合的动机。尤其是，如果现有技术公开的相关技术手段与其整体技术方案密不可分，难以将其从整体技术方案中孤立出来并结合到另一个以完全不同方式工作或运行的现有技术方案中；又或者，获得要求保护的发明技术方案需要在现有技术的基础上作出较为繁复的改动，而非仅需要通过合乎逻辑的分析、推理或者有限的试验即可形成，则应认为所属领域的普通技术人员没有动机将两篇或多篇现有技术文献结合从而得到发明的技术方案。
在“传感器封装结构”[11]案中，最高院尤其强调了申请日的时间节点。最高院指出，判断是否存在改进动机的关键不是取决于技术手段本身对本领域技术人员而言是否有能力采用，而是基于申请日前的现有技术的教导，本领域技术人员会不会有技术动因确实会采用这样的手段。在现有技术客观存在着某种技术问题的情况下，如果所属领域的技术人员基于现有技术公开的信息能够意识到解决该问题的现实需要，且对将区别技术特征应用于最接近的现有技术进行改进后能使相应的技术问题得以解决形成合理的成功预期，或者可能提供一种解决相应的技术问题的替代方案，则意味着所属领域的技术人员能够产生改进最接近现有技术的基础。考察改进的基础或需求，是指所属领域的技术人员基于申请日以前的现有技术能否有基础或产生需求去进行改进，而不是在知晓了发明的技术方案之后，再去考虑现有技术是否存在进行改进的可能性，否则将陷入事后诸葛亮式的判断误区。
根据专利法和审查指南，我国在判断要求保护的发明相对于现有技术是否显而易见这一方面，通常可按照以下三个步骤（又被称为“三步法”）进行：（1）确定最接近的现有技术；（2）确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题；（3）判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。根据最高人民法院在以上的案例，“合理的成功预期”这一因素是在第三步的步骤中考虑的，用来判断现有技术整体上是否存在某种技术启示，这种启示会使本领域的技术人员在面对所述技术问题时，有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明。
本文将结合缬沙坦案[7]中的细节，进一步说明中国审查实践中对于“成功的合理预期”的审查标准。该案的专利涉及“含有缬沙坦和NEP抑制剂的药物组合物”，说明书载明其可用于治疗或预防高血压、心力衰竭、心肌梗塞等疾病。附件13公开了组合使用AII拮抗剂或肾素抑制剂与NEP抑制剂治疗高血压、充血性心力衰竭的技术方案。在无效案件中，专利权人主张，本领域技术人员对本专利技术方案，即使用缬沙坦和沙库巴曲的组合治疗高血压，不具有合理的成功预期，并主要基于以下理由：AII拮抗剂（缬沙坦属于AII拮抗剂）和NEP抑制剂显示出相反且复杂的生理作用；最接近现有技术承认AII拮抗剂和NEP抑制剂作用机理的不可预测性，并且没有提供任何结论；AII拮抗剂和NEP抑制剂的组合中存在无法实现降血压效果的“坏点”。
最高院认为，附件13作为最接近的现有技术，公开了AII拮抗剂和NEP抑制剂的组合能够治疗高血压的技术方案，且载明了有关实验方法、实验结论、给药方式、治疗剂量等技术信息，其为本领域技术人员选择具体的AII拮抗剂和具体的NEP抑制剂以治疗高血压提供了明确的技术启示。在附件13对于类型化药物组合的药用功能已有明确指引，且具体的药物组合又存在其他选择的情况下，即便具备有关药用功能的具体药物组合研发不具有“成功的确定性”，其亦不足以证明本领域技术人员会放弃基于附件13研发具有降血压功能的具体AII拮抗剂和具体NEP抑制剂的组合，不足以否定本领域技术人员的“合理的成功预期”。因此，最高院认为原审判决认定本专利不具备创造性并无不当。因此在该案中，最高院在医药领域排除了“成功的确定性”的标准，对于专利的创造性提出了较高的要求。
基于以上案例，可以看出，最高院明确了对于“合理的成功预期”的判断时间点和判断标准，强调了客观评估和理性预测的重要性。笔者注意到，在我国的专利审查实践中，对“合理的成功预期”的考量主要体现在医药领域和机械领域。
对于医药领域，应当充分分析在现有技术的基础上，本领域技术人员对于请求保护的化合物或化合物组合、治疗方案、治疗用途或效果是否具有合理的成功预期。在不具有创造性判断中，只需要对成功具有合理的预期即可，并不需要绝对的成功预期。例如，即便临床试验的成功率低且存在很多不确定性和例举的失败案例，也不影响本领域技术人员具有合理的成功预期。对于机械领域，应当充分分析在现有技术的启示下，本领域技术人员利用其掌握的普通技术知识是否能够进行合理的成功性预期，是否仅需要通过合乎逻辑的分析、推理或者有限的试验即可形成要求保护的技术方案。此外，还需要考虑现实中公认的问题、普遍存在的需求、以及技术发展趋势的指引。
结语
综上所述，在中国、美国和欧洲当前的专利创造性判断的规范和实践中，都需要考虑“合理的成功预期”这一重要因素。而且，相比较而言，中国和欧洲的相应判断方法比较类似，例如，在从最接近的现有技术和客观技术问题出发，判断显而易见性这一步骤中，应具体判断对于本领域普通技术人员，是否形成了“合理的成功预期”。
三者的不同之处主要在于：美国和欧洲在相关规范中均明确规定了在对于“显而易见性”的判断过程中要求考虑“合理的成功预期”这一因素。即，“合理的成功预期”是“显而易见性”成立的必要条件。而与此不同，中国现行《专利审查指南》尚没有此类论证要求。例如，在中国专利案件的实践中，更大程度上，是在相关案例中体现出“合理的成功预期”这一因素，对所属领域的技术人员是否产生改进最接近的现有技术的动机这一判断的影响。
笔者认为，为了避免许多现有规定标准在实际实践中有失偏颇，例如“本领域技术人员”能力的认定、“显而易见”的判断、“事后诸葛亮”的防范可能在实际实践中失准，同时也为了提高我国的专利审查标准，实现高质量审查、高质量代理、高质量专利的发展目标，在我国专利案件现有的创造性判断标准中明确引入“合理的成功预期”这一论证要求及标准应是合理且必要的。
注释：
[1] Alza Corp. v. Mylan Laboratories, Inc., 464 F.3d 1286 (Fed. Cir. 2006)，涉及名称为“一种高度水溶性的药物奥昔布宁的24小时缓释制剂”的美国专利，专利号为：US 6124355
[2] (1995)决定T0149/93 (RETINOIDS/Kligman II)，涉及名称为“一种类维生素A治疗日光损伤的人类皮肤的方法”的欧洲专利申请，专利申请号：EP 87110303.2
[3] (2018)最高法行申5721号，涉及名称为“胃肠基质肿瘤的治疗”的发明专利，专利号：01817895.2
[4] (2020)最高法知行终160号，涉及名称为“一种抗疲劳、抗痴呆和帮助疾病恢复的食品或保健品”的发明专利，专利号：201510229747.9
[5] (2020)最高法知行终475号，涉及名称为“左旋奥硝唑在制备抗厌氧菌感染药物的应用”的发明专利，专利号：200510068478.9
[6] (2020)最高法知行终476号，涉及名称为“左旋奥硝唑在制备抗寄生虫感染的药物中的应用”的发明专利，专利号：200510083517.2
[7] (2019)最高法知行终235号，涉及名称为“含有缬沙坦和NEP抑制剂的药物组合物”的发明专利，专利号：201110029600.7
[8] (2020)最高法知行终329号，涉及名称为“海产品周转筐”的实用新型专利，专利号：201320707531.5
[9] (2020)最高法知行终418号，涉及名称为“艾灸底座结构及艾灸装置”的实用新型专利，专利号：201420492182.4
[10] (2020)最高法知行终283号，涉及名称为“一种电动助力汽车转向器”的发明专利申请，申请号：201510622920.1
[11] (2020)最高法知行终641号，涉及名称为“高像素影像传感器封装结构”的实用新型专利，专利号：201220535117.6