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科创板IPO | 同族专利应该如何计数?

作者:刘国军、贾丽晨 | 更新时间:2023-12-28 | 阅读次数:
一、前言

同族专利的出现来源于知识产权具有地域性的特征,即依照一个国家或者地区的法律产生的知识产权,原则上只在该国家或地区范围内有效。因此,专利权人只能在获得授权的某一国家或地区享有专利权,如需要在另外的国家或地区进行专利保护的,则需要另行提出专利申请。同族专利是指基于同一优先权文件,在不同国家或地区,以及地区间专利组织多次申请、多次公布或批准的内容相同或基本相同的一组专利文献。在同一专利族中的成员互为同族专利。

同族专利可以为专利权人拓宽权利保护地域范围,带来更多商业机会。科创企业在对核心技术进行专利保护时,可以进行同族专利境内外布局,在不同国家或地区间同时申请专利,以扩大专利的保护范围,巩固专利的稳定性,但同族专利间技术方案往往相同或相似,因此这也会出现企业在科创板IPO时会遇到同族几个专利应该如何计数的问题,比较典型的问题如:“境外专利与境内专利是否仅申请地不同、申请内容相同,如是请重新计算并披露发行人专利数量。”以及“境外专利与境内专利是否存在映射关系”。

同族的几个专利是否能够同时计入到“应用于主营业务的发明专利”中?这个问题实际上是在问“同族的专利是否属于同一个专利”?对此,不同的发行人给出了不同的回复,有的发行人直接将同族专利合并为一项,将其余同族专利从发明专利数量中剔除,这表示其认为同族专利属于同一专利;也有的发行人将同族的几个专利分别计数,并详细解释同族专利不属于同一专利。

第一种做法如2021年4月,振华新材在IPO中被问及境外专利,于是振华新材在统计中直接剔除了大部分境外专利。

“根据招股说明书披露,公司相关产品和技术已申请发明专利47项、实用新型专利1项,获授权28项(其中国内发明专利14项、国外发明专利14项)。请发行人说明:(2)部分境外专利权利人名称变更的办理进度,境外专利与境内专利是否仅申请地不同、申请内容相同,如是请重新计算并披露发行人专利数量。”

根据发行人说明,针对已披露的14项境外专利,除“锂离子二次电池钴酸锂正极材料及其制法和应用”(专利号:US15/498,527,申请地:美国)外,发行人境外专利与境内专利系仅申请地不同、申请内容均相同,故剔除专利境内与境外重复专利后发行人共计拥有境外专利1项。经重新计算,发行人共合计拥有境内外15项专利权。

振华新材在计算发明专利的数量时,剔除同质境外专利,将同族的几个专利合并为一项计算,这确实是实践中许多发行人采取的做法,遵循了“实质重于形式”的原则。虽是如此,但即使境内外的同族专利内容上存在相同或类似,依然属于不同的专利,专利权人分别拥有专利权。因此,发行人直接在上市文件中予以直接删除的做法,减少了披露的发明专利数量,可能会影响对其科创属性的评估,也不能如实、全面的披露企业的专利情况。

因此,在发行人被问询到同族专利的问题时,可以从法律规定、专利审查标准、权利要求保护范围、是否在境外形成了主营业务收入等方面对同族专利作出解释,尽可能的保留披露的发明专利数量,即使需要将同族专利合并计算,也可以同时列明其他同族专利。

二、相关案例:益方生物

8-1-2 益方生物科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件第二轮审核问询函之回复报告
6、关于发明专利
根据问询回复,发行人共拥有9项境内发明专利,其中4项专利目前暂未对相关靶点药物开展进一步研发工作,序号9专利系序号1专利的分案授权;发行人共16项境外发明专利,其中1项专利目前暂未对相关靶点药物开展进一步研发工作,其余专利的形成或取得的详细过程与境内对应专利相同。
请发行人进一步说明:(1)发行人该项分案授权专利的形成原因,是否与母专利实质属于同一专利;(2)境内外专利之间的映射关系,有无实质差异,是否仅为不同国别专利;(3)结合前述情况充分论述发行人是否满足科创属性关于专利数量的相关要求。
回复
一、发行人该项分案授权专利的形成原因,是否与母专利实质属于同一专利
(一)发行人两项D-0120中国发明专利的形成原因
发行人两项D-0120中国发明专利的形成过程如下所述:
如上所述,334专利与426专利系发行人为了保护D-0120及其相关化合物申请的两个不同专利,两个专利属于同族专利,这两项专利具有不同的申请时间,拥有不同的保护范围。
(二)两项D-0120的相关专利不属于同一专利
1、专利权不能重复授予
上述条款规定了权利要求书确定专利权的保护范围,是专利权的核心部分。相同的发明创造(即具有相同的保护范围的权利要求)不能重复授予专利权。因此,从专利权不能重复授予的角度上来讲,两项D-0120的相关专利不属于同一专利。
2、D-0120相关的两项专利保护了不同的化合物

D-0120的两项专利属于同族专利,但权利要求的保护范围不同,不属于同一专利。具体而言,334专利的权利要求书保护的是一系列具体化合物,其中包含D-0120核心化合物,而426专利的权利要求书保护的是与D-0120核心化合物相类似的其他一些具体化合物。换言之,334专利与426专利属于同一专利家族的两个成员,具有不同的权利要求,即不同的保护范围。两项D-0120相关专利实质上不属于同一专利,334专利保护了D-0120的化合物,426专利对于D-0120的竞争对手,具有一定的抵御作用。


二、境内外专利之间的映射关系,有无实质差异,是否仅为不同国别专利
(一)发行人境外发明专利与境内发明专利不具有一一对应的映射关系,部分专利在专利授权的范围上具有实质差异
1、由于境内外各国具有不同的专利审查标准,对各项专利的技术特征存在不同的认定方法或角度,因此发行人授权专利在不同国家授权的通式化合物或具体化合物存在部分差异。
为保护发行人的知识产权,发行人递交了多项PCT申请。PCT专利申请分为国际申请阶段和国家申请阶段。PCT专利的国际申请程序并不对申请专利进行任何实质性审查和授权,仅为专利的国际申请提供优先权保护,所以PCT通常系一项较为复杂且涵盖多项专有技术的技术方案的集合。
待PCT专利进入国家申请阶段后,发行人可以根据各个国家的专利法对专利申请进行修改,并最终由各国的专利审查机构根据各个国家的专利申请法规确定是否对技术成果授予专利保护以及技术成果的专利保护范围。
因此,同一专利家族的境外申请和境内申请涉及相同或类似的化合物及/或技术原理,但是由于境内外各国具有不同的专利审查标准,对各项专利的技术特征存在不同的认定方法或角度,因此发行人已授权的中国境内与境外各国的发明专利在授权的权利要求的具体保护范围上存在一定差异,具体体现在授权专利在不同国家授权的通式化合物或具体化合物存在部分差异,故而发行人境外发明专利与境内发明专利不具有一一对应的映射关系,部分专利在专利授权的范围上具有实质差异。
2、发行人境内外专利授权保护的通式化合物或具体化合物的差异情况
截至本回复报告出具日,发行人境内外专利的对应情况具体如下,以下对应的专利属于同族专利,但在不同国家授权的通式化合物或具体化合物存在部分差异,具体情况如下:
(二)新药研发行业申请多国专利的必要性
新药研发行业对知识产权的依存度高,新药研发企业对产品知识产权的保护贯穿整个产品的研究与开发全过程。新药研发企业需布局专利保护策略、专利保护的范围及国家,才能通过专利的排他权来实现产品的盈利。
由于化学创新药的核心是化合物,因此能够保护化合物本身的一个或数个核心专利对于控制药品的开发、上市、销售及其整个链条至关重要。在化合物专利的基础上,权利人还可以进一步提出化合物的晶型、制剂、制备方法等专利申请,以构筑从不同的方面保护产品的专利组合,更有效地维护自身权益,阻碍竞争对手。
1、专利权具有地域性
因此,需要在不同的国家和地区分别申请专利并获得授权,以便在这些国家和地区都获得专利保护。
2、发行人在多个国家开展临床试验
为了保护公司核心技术在境外的知识产权,公司已向境外多个国家提交了相关技术的发明专利申请,截止本回复报告出具日,公司拥有的主要产品已获得18项境外授权发明专利。
3、有利于发行人未来的商业化权利
发行人可采取授权合作模式,授权具有临床开发经验及销售能力、有行业实力的海外药企开拓发行人不自主开展临床试验的海外市场,发行人享受相应的收益,并通过开拓更为广阔的海外市场,加快产品管线全球布局的步伐,提升发行人的盈利能力和影响力......

综上所述,发行人的同一家族的境外发明专利与境内发明专利的授权权利要求不具有一一对应的映射关系,部分专利保护范围具有实质差异。专利权具有地域性的特征,发行人实际在多个国家及地区开展临床试验,境外专利能够更有效地保护发行人的境外权益,具有较大的商业价值。


三、结合前述情况充分论述发行人是否满足科创属性关于专利数量的相关要求
根据2021年4月修订的《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》之第五条“支持和鼓励科创板定位规定的相关行业领域中,同时符合下列4项指标的企业申报科创板发行上市”中关于专利数量的要求为“(三)形成主营业务收入的发明专利(含国防专利)5项以上,软件企业除外”。
结合上述回复,发行人的D-0120的两个授权专利不属于同一专利,发行人的境内与境外专利属于同族专利,但部分专利的授权权利要求保护范围不同,无法一一对应。
......
综上所述,截至本回复报告出具日,发行人及其全资子公司与主要产品相关的发明专利23项,其中境内专利5项,境外专利18项,符合《申报及推荐暂行规定》第五条第三款的规定。此外,发行人另有3项专利已获得核准通知书的状态,即将取得专利证书。

三、总结及建议

根据上交所官网的公开资料,益方生物上市时,其及全资子公司已取得37项发明专利授权,其中,共计10项境内专利,27项境外授权专利,虽然上市过程中境外专利曾被监管机构问询,但在招股说明书中境内外专利还是被分别计数。

对于同族专利如何计数的问题,益方生物的回复可总结为以下几点:

1、明确指出分案授权专利与母专利属于同族专利,但不属于同一专利。因为根据《专利法》、《专利审查指南》的相关规定,同一专利不能被重复授予专利权,且两项专利的权利要求保护范围不同,并解释不同专利的保护范围的差异;

2、指出境内外专利属于同族专利,但不具有一一对应关系,部分专利在专利授权的范围上具有实质差异。因为由于境内外各国具有不同的专利审查标准,对各项专利的技术特征存在不同的认定方法或角度,因此发行人授权专利在不同国家授权的通式化合物或具体化合物存在部分差异,并进一步解释了发行人境内外专利授权保护的通式化合物或具体化合物的差异情况;

3、解释发行人在多国申请专利的必要性,体现企业专利保护和全球布局情况。一是基于专利保护的地域性特征,二是在多国开展临床实验的需要,三是为了发行人未来的商业化权利。

可以看出,益方生物首先肯定了同族专利的存在,并从专利审查标准和权利要求保护范围差异等方面解释了同族专利之间的差异,就同族专利分别计数的必要性,对监管机构的问询做了充分的回应,体现了谨慎与专业的态度,也体现了企业对于知识产权布局的重视。

总而言之,从实质上看,同族专利属于发行人就同一技术在不同国家/地区申请的专利保护,其实质上还是一项技术;但从形式上看,同族间不同专利因审查标准不同而体现出差异,且对应着不同的专利权,且披露同族专利的数量和详情有利于发行人证明自身科创属性及企业知识产权布局能力,且也存在同族专利分别计数的前例。

因此,当发行人遇到同族专利计数的问题时,与其将同族的其他专利直接删除,不如借此机会充分说明企业的海外专利布局及同族专利形成的原因、数量、对应关系,以及同族专利之间的差异,即使合并计数,也同样可以将同族专利列示说明。

当然,从为上市做充足准备的前提出发,企业比较稳妥的做法还是准备足够数量的专利,以保证所拥有的发明专利数量在剔除同族专利的情况下依然可以满足科创属性的要求。