许多企业也意识到了这一点,但专利申请及专利布局是一项长期工程,如果企业设立初期未提前打下基础,那么,在科创板上市1年前,甚至提前3-5年来做“突击申请”是否可行呢?
一、利用专利加速审查程序的利与弊
国内目前主要的专利授权加速程序有两种:专利优先审查加速及专利预审加速。如发明专利申请已经进入了实质审查阶段,可适用专利优先审查程序进行加速;如一项技术还未提出过申请,则可以适用专利预审程序加速授权。
拟在科创板上市的企业,在这两类程序的适用上存在天然的优势,因为这两类程序都对发明专利申请所处的技术领域提出了要求,并与科创板的产业定位存在高度重合。

从政策的设置上来看,专利优先审查和快速预审政策意在惠及企业,为企业的高质量专利获得快速审查提供支撑,助力企业尽快获得专利保护,鼓励企业创新。实践中,可以看到较多科创企业充分利用专利预审程序加速专利申请,其中最快的只需2-3个月左右就可以获得授权。
从发明专利稳定性的角度来看,《专利法》给予一项发明专利3年的时间来进行公布和实质审查,是为保证发明专利能够被申请人与审查机构充分打磨,从而确保获得授权的是一份成熟、完善的技术方案,符合申请人的商业规划与专利布局,确保发明专利的有效性和稳定性。专利预审程序中发明专利申请需要提前公开,且审查员的审查周期及申请人的答复期限都极短,因此对于后续专利相关技术改进及专利的完备性、稳定性都会带来不利影响。而一旦核心专利不稳定,已上市和拟上市的科创企业都极易遭遇来自竞争对手或其他权利人发起的专利侵权纠纷、专利权属纠纷或专利无效宣告请求,这又将进而与科创板要求的“发行人应具备持续经营能力,核心技术、知识产权不能存在重大风险”等规定相矛盾。
综上,如正确利用专利快速预审程序,在时间上确实能够达到“突击申请”的效果,但对于拟上市企业来说,“突击申请”专利背后存在的专利风险,是必须要考虑的。
二、科创板IPO中与专利申请有关的问询及回复
虽然利用专利快速预审等程序可以快速获得较多的发明专利,但对于科创板审核机构来说,发行人在上市几年前的节点上快速、大量、集中申请专利属于异常现象,如企业未能合理解释专利申请行为的动机及合理性,则可能被认定为美化专利数据、拼凑科创属性的“突击申请”行为,反而暴露出企业自身专利基础薄弱、对核心技术疏于保护、核心专利不能支撑主营业务等问题,进而影响科创属性评价。例如DLYX在2020年9月开始做上市准备时手中只有1件发明专利,但在2021年的招股书中显示,已经获得了13项发明专利,其中12项都是在上市前利用专利快速预审程序集中进行申请,这导致其虽然在上市申报时满足了授权发明专利数量的要求,但综合多方面的原因,后面还是遭遇上市终止。
另外,思科瑞、霍莱沃等公司在IPO过程中被问询到集中申请发明专利的原因及合理性;坤恒顺维在IPO过程中被问询相关专利的研发及形成时间较晚、公司取得相关专利授权时间较晚的背景及原因;希荻微在IPO过程中被询问是否存在突击申请专利的情形。虽然IPO中围绕发明专利存在多方质疑,但前述的几家公司均已在科创板注册生效。
相关案例节选:思科瑞8-1发行人及保荐机构关于发行注册环节反馈意见落实函的回复
问题四:关于专利申请材料显示,发行人共有10项发明专利,其中9项专利取得于2020年之后,2020年后集中申请发明专利的原因及合理性?
发行人回复:发行人持续进行研发投入,经过多年的长期检测实践与技术沉淀,在测试程序、检测装置以及检测方法等方面积累了较多的专有技术。基于军工业务涉密性以及市场竞争方面的考虑,发行人过往对专有技术主要采取技术秘密的保护策略。随着公司经营规模不断扩张、市场化竞争的不断加强,发行人逐步意识到专利的成功申请是公司长期技术积累成果的公开体现,能够说明公司的技术实力与水平,不仅有利于公司专有技术的保护,也有利于公司的业务拓展。报告期内,发行人针对专有技术的保护策略有所调整,增加申请专利的方式作为知识产权保护的策略之一。
自2018年开始,发行人陆续开展申请专利的相关工作,发行人专利申请工作最初以实用新型专利申请为主,并辅以少量发明专利申请,也有部分技术既申请了实用新型专利又申请了发明专利。2018年,公司同时申请了实用新型专利和发明专利的就有5项技术,目前均已取得实用新型专利,相应的发明专利申请已进入实质审查阶段但尚未收到审查意见。从申请结果来看,2018年、2019年,发行人陆续取得专利主要是实用新型专利,而发明专利较少,主要原因:一是专有技术保护策略调整初期,申报的发明专利数量较少;二是对部分技术采用发明专利和实用新型专利同时申请的策略,优先取得了实用新型专利,发明专利的申请仍在实质审查中,此种申请方式使发明专利的授权审核周期相对较长,若发明专利申请通过审查且可被授权,发行人将放弃实用新型专利,取得发明专利。
2020年初,发行人在股改前进一步梳理完善公司内部控制过程中,基于专有技术保护角度及商业策略考虑,确定了持续申请专利的需求计划,所以发行人基于较多的专有技术储备,在总结此前发明专利申请经验的基础上,将部分已成熟运用的检测装置以及少量的检测方法申请发明专利。2020年度发行人申报的发明专利申请陆续获得授权。2021年,发行人新增申请发明专利共计16项,发明专利的申请已成为发行人保护专有技术的手段之一。
总体来看,结合自身业务及技术特点,为促进公司长期发展及满足专有技术保护的需要, 发行人发展过程中逐步进行相关发明专利的申请,2018年已开始进行过相关发明专利的申请,2020年集中申请一批发明专利是在总结此前专利申请经验的基础上进行的,也是基于专有技术保护角度及商业策略考虑,因此发行人2020年后集中申请发明专利具有合理性。
在这则问询回复中,发行人从公司调整技术保护策略、专利申请策略、商业策略等角度去解释了集中申请专利行为的原因及合理性,另外,在其余案例中也有发行人通过列举其他可比公司的做法,从行业惯例的角度对集中申请行为的合理性进行解释。
三、给企业制定发明专利申请策略的建议
自2021年开始,科创板审核便遵循“实质大于形式”的原则,研发人员、研发投入、发明专利等外在指标,其落脚点还是在于考察企业是否具备独立研发能力,及是否能够依赖核心技术持续获得营收。
如企业在需要在科创板上市前进行专利布局与补强,可以委托业内资深的专业服务机构,一般来说,有权威的专利服务机构介入,能够推动专利授权的进程,完善企业的知识产权合规管理,增强企业对核心技术的专利保护力度,综合其他上市辅导,能够顺利在科创板上市的企业也不在少数。但是科创板上市是起点,而非终点,同样,获得发明专利授权也只是起点,后续还要面临专利管理、专利权属纠纷、专利侵权纠纷、专利无效等等系列问题,以及要持续支付专利维持的费用,因此对于想要长足发展的科创企业来说,还是要以增强研发创新能力为工作的重点,申请专利时需要与自身的研发创新能力和商业布局相匹配,仅仅为临时抱佛脚而获得发明专利不可取。
对于企业已经培育成熟的核心技术,尚未获得专利保护的,充分利用专利预审制度加速可以尽快获得授权,减少上市准备时间。针对这部分企业的实际需求,本系列后续也将更新关于国内外专利加速授权的系列文章,帮助科创企业了解、善用专利加速授权程序,又快又好的获得专利授权。
结语
专利快速预审、专利优先审查等程序可以很好的回应科创企业希望快速获得发明专利授权的现实需求,对于拟上市企业来说,如果已经存在一定的专利基础,在面对科创属性的审查时会更为稳妥,同时企业在上市前如打算利用专利加速授权程序快速获得发明专利,需要考虑的因素包括:该专利是否满足上市时所选的科创属性评价标准中对于发明专利的要求;拟申请发明专利的技术是否成熟完备、提前公开是否会影响技术先进性与企业商业布局;是否能持续维持发明专利的有效性及是否做好应对专利相关法律风险的准备。