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科创板IPO | 拟上市企业如何应对上市前夕及过程中被提起的专利无效宣告请求?

作者:刘国军、贾丽晨 | 更新时间:2024-02-01 | 阅读次数:
一、专利无效宣告制度的相关规定

关于专利无效宣告的概念、请求主体、程序及效果,可以参照《中华人民共和国专利法(2020修正)》的第四十五条至第四十七条的规定。

第四十五条:自国务院专利行政部门公告授予专利权之日起,任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合本法有关规定的,可以请求国务院专利行政部门宣告该专利权无效。

第四十六条:国务院专利行政部门对宣告专利权无效的请求应当及时审查和作出决定,并通知请求人和专利权人。宣告专利权无效的决定,由国务院专利行政部门登记和公告。

对国务院专利行政部门宣告专利权无效或者维持专利权的决定不服的,可以自收到通知之日起三个月内向人民法院起诉。人民法院应当通知无效宣告请求程序的对方当事人作为第三人参加诉讼。

第四十七条第一款:宣告无效的专利权视为自始即不存在。

即:专利权被授予后,任何人、任何单位认为已公告授权的专利不符合法律规定的,都可以向国家知识产权局专利局复审和无效审理部依法提起专利无效宣告,专利被宣告无效后,视为自始不存在。

专利无效宣告程序给予公众对不当授予的专利提起挑战和纠正的机会,以纠正国家知识产权局授予不符合专利法相关规定条件的发明创造以专利权的错误决定,维护专利权授予的公正性。

因此,对于专利权人来说,被授权的专利权并不总是稳定的。根据国家知识产权局专利复审和无效审理部发布的数据,从2020年至2022年,专利授权量/无效立案量的数值分别为589、603、609,也就是说,几乎每600件专利授权就有一次专利无效。以2022年为例,通过对国家知识产权局当年发布的专利无效宣告请求审查决定中的6374件进行统计分析得出:专利被全部无效的比例为50.9%,部分被无效的比例为9.9%,维持有效的比例为39.2%。其中,发明专利被宣告无效的比例接近二分之一:全部无效的比例为33.6%,部分被无效的比例为14.4%,维持有效的比例为52%。

二、被提起专利无效宣告对拟IPO企业的影响

许多企业在科创板上市前夕及过程中,都存在核心专利被宣告无效的风险,特别是当企业持有的与主营业务收入相关的发明专利数量较少的情况下,如核心专利被宣告无效,则可能因无法满足科创属性对专利数量的要求而上市失败。

同时,被宣告无效的专利对应的技术进入公共领域,企业技术的使用失去排他性,影响对技术的保护力度,加剧市场竞争风险,进而影响企业利用该技术开展独立持续经营的能力。

专利被提起宣告无效请求事件本身势必也将引起审核机构及投资人的质疑,不同程度地影响企业的科创属性评价,为此企业将不得不付出额外的时间、精力和金钱去应对。

通过收集整理审核问询,当企业上市前及过程中的发明专利被提起无效宣告,审核机构的进一步关注问询问题包括:该专利在主营产品中的应用情况及重要程度;形成主营业务收入的情况;是否有替代方案及替代方案的成熟度,是否能替换原有技术方案进而应用于产品中;相关专利是否属于发行人的核心技术,核心技术是否依赖前述专利保护等等问题。可以看出,审核机构最终的落脚点还是在于是否会影响企业持续生产经营的能力。

三、科创企业应对专利无效宣告的经典案例(原文节选)

敏芯股份:专利权利点被无效后会增加竞争对手模仿风险,但不影响发行人继续使用并创造收入;发行人拥有充足的专利储备及专利风险防范机制;专利无效申请不构成主要资产、核心技术等的重大权属纠纷,不属于重大诉讼等或有事项,不会对持续经营有重大不利影响。

8-3 律师补充法律意见书(七)

问题2:(1)根据申报材料,发行人涉及无效宣告请求的16项专利中,有7项系发行人核心技术体系的组成部分,专利所述的部分技术特征运用于发行人在售产品中,9项为发行人储备专利。发行人使用上述技术体系的产品收入占比分别为92.00%、94.29%和74.68%。请保荐机构、发行人律师提出明确依据,进一步详细说明“发行人不存在主要资产、核心技术等的重大权属纠纷,不存在重大诉讼等或有事项,涉及的诉讼或无效申请事项不会对持续经营有重大不利影响”的相关核查过程、核查依据,相关意见的理由是否充分;充分论证相关诉讼是否构成法律障碍并审慎发表意见。

发行人回复:

一、保荐机构、会计师及发行人律师核查意见

1、相关诉讼及专利无效申请不构成本次发行的实质性障碍的分析

(1)区别分析歌尔提起的各项专利事项的性质及其影响
(2)发行人的专利储备质量及专利风险防范机制是保证上述专利事项不会对发行人构成重大不利影响的基础

③对现有诉讼及无效申请的应对策略保证了已有及潜在专利事项不会对发行人造成重大不利影响

发行人已建立《知识产权应急方案》、《知识产权重大事项预警管理制度》等制度,对专利诉讼及无效申请的突发情形制定了应急预案。

C、针对专利无效申请:发行人研发过程中的专利检索程序,确保发行人专利技术与现有技术具有显著区别及实质性改进,保证专利的新颖性和创造性;通过国家知识产权局下属机构进行专利检索,再次论证专利的稳定性;针对无效请求人的举证进行逐条比对与技术分析;发行人知识产权团队对于专利保护范围具有较为深入的研究,在极端情况下能够通过修改专利权利要求保有相关专利的有效性。

(5)专利无效申请不构成主要资产、核心技术等的重大权属纠纷,不属于重大诉讼等或有事项,不会对持续经营有重大不利影响。

发行人分别于2020年1月、2020年2月、2020年4月、2020年5月与2020年6月收到歌尔及相关自然人就发行人及其子公司的18项发明专利与1项实用新型专利向专利复审部提起无效宣告请求,上述无效请求的最新进展详见附件三:专利无效宣告的进展情况更新。专利无效申请不属于关于专利的权属纠纷,上述专利无效申请也不会对发行人持续经营能力构成重大不利影响,具体分析如下:

① 被申请无效的专利和尚未被申请无效的核心专利均具有稳定性

上述无效宣告请求被专利复审部支持的可能性非常低,主要原因如下:

A、发行人重视知识产权体系建设,拥有长期积累的知识产权分析成果,构建了针对MEMS传感器芯片、封装等各环节的行业专利数据库与行业内各竞争对手的专利数据库,研发人员已充分分析与排查相关专利,规避行业内已有的技术壁垒,保证自主研发成果的新颖性与创造性。
B、相关专利多为发明专利,整体专利质量及稳定性水平较高,被整体宣告无效的风险非常低。发明专利在授权前已经专利主管部门实质性审查,专利质量较高;上述专利中“200810035916.5”等4项专利技术还同时在美国取得了发明专利授权,经历了多个专利主管部门的实质性审查。
C、针对无效请求人的举证进行逐条比对与技术分析,上述证据不会对发行人相关专利稳定性造成重大不利影响。
D、发行人涉及无效申请的专利,以及尚未被提起无效申请但涉及核心技术的相关专利,均已由第三方机构出具关于专利稳定性的报告,经检索确认上述专利具有新颖性、创造性及实用性。

② 发行人的核心技术体系是基础技术、技术诀窍与专利等的集成,专利被无效不会导致发行人核心技术的丧失或被模仿,因此专利无效申请及其或有的不利结果不会对发行人核心技术的造成重大不利影响

发行人构建了基础技术、技术诀窍、现有专利与专利申请组成的多层次核心技术体系,从多个层次对公司的核心技术进行了保护。在研发与生产过程中,发行人采用技术秘密与申请专利结合的方式对研发成果进行了保护。对于不适合进行公开以及不适合申请专利的技术诀窍,如设计细节、工艺细节、软件支持、设备选择、参数设置、材料选择等,发行人建立了保密制度,保证该等技术秘密不被泄露或模仿。

③ MEMS厂商面临自主研发能力、核心技术体系、持续创新能力、供应链体系等多个维度的竞争,专利对核心竞争力的影响较小
......
④ 从掌握核心专利到形成市场竞争力需要长时间积累

MEMS传感器厂商从完成全产业链技术基础研发到形成批量出货能力、再到形成市场竞争力需要长时间的积累,因此即使发行人因专利被无效其专利技术增加了被竞争对手模仿的风险,但竞争对手也难以在短时间内掌握该等技术乃至成为自己的竞争优势,专利无效事项不会导致发行人核心技术或核心竞争力的丧失。

⑤ 发行人依靠技术迭代而非专利抢占市场

MEMS传感器更新迭代速度较快,发行人报告期各期新增MEMS麦克风型号均超过50个,上市时间超过3年的型号收入占比不足2%。相关专利被无效后,竞争对手仅能够模仿发行人多年前就已经在专利中公开的技术特征,却无法掌握发行人最新产品的核心技术点。发行人依靠技术迭代而非专利优势抢占市场。发行人应用于消费电子的MEMS产品的迭代周期通常在3年以内,而发行人自成立以来发明专利的平均授予周期为3.21年,专利更多地是逼迫竞争对手寻找其他技术路线,拖延其产品研发上市时间。专利在市场竞争中提供了保护作用而非支持作用。

⑥ 司法机关及专利主管部门均认定专利无效申请不属于专利权属纠纷

......专利无效申请属于验证专利质量的再审查行政程序,不涉及专利技术归属的争议,也不涉及赔偿责任的判定,其结果仅是根据专利质量对该等技术是否仍受《专利法》保护做出行政决策,不涉及申请人与专利权人责任的认定,亦不会因此转移原有技术的归属,不属于专利纠纷。发行人专利涉及无效宣告请求不构成发行人主要资产或核心技术相关的重大权属纠纷,不会对持续经营有重大不利影响。

四、拟上市企业被提起专利无效宣告的应对思路及知产管理建议

敏芯股份的上市之路可以说一波三折,其在上市过程中先后遭遇了竞争对手分别提起的10起专利侵权诉讼、8起专利权属诉讼和20项专利无效申请,主张的索赔金额总计高达1.5亿元人民币。基于自身的研发实力和充分准备,并采取适当的应对措施及回复,敏芯股份仍成功带诉过会,并成为成功应对“专利狙击”的典型案例。

在敏芯股份的回复中主要分为三部分:一是通过表格列举了目前涉及的三种类型的专利纠纷,包括专利侵权纠纷、专利权属纠纷和专利无效纠纷,而专利无效纠纷与司法纠纷不同的点在于不涉及权属争议,不涉及诉讼或纠纷也不涉及损失赔偿,不影响企业依靠该技术继续获得营收;二是展示企业对知识产权的良好管理,包括提前建立专利无效宣告的风险应对方案及专利申请阶段对专利质量的把控,并建立了充足的专利储备;三是对是否影响持续生产经营的回复,其中可供拟上市的科创企业借鉴的思路包括:

(1)委托业内权威的专利服务机构出具专利稳定性分析报告,论证专利具有较高的稳定性,被无效的可能性较低;
(2)论证企业针对核心专利技术采取了专利、著作权、商业秘密等多种保护措施,形成了较为全面的保护布局。即使部分专利被宣告无效也不导致发行人核心技术的丧失,不会影响企业依靠该核心技术开展生产经营;
(3)被提起无效宣告的发明专利属于企业技术储备,不属于企业核心技术也未形成主营业务收入,或形成产品收入金额及占比较小,即使专利无效也不会对企业未来开展生产经营产生重大不利影响;
(4)论证企业在所处行业内的技术壁垒及多重维度下的综合竞争优势,部分发明专利被宣告无效并不影响企业在行业内的整体竞争优势。

敏芯股份问询回复策略的背后反映出企业成功应对专利无效宣告的基础在于:对专利质量的严格把控、对知识产权的合规管理、研发创新的不断积累及在市场竞争中树立的技术壁垒。

从企业知识产权合规管理的角度来说,拟上市的企业应当尽早组建专业的知识产权管理团队,聘用知识产权专业人员,扎实做好与企业核心技术、主营业务有关的知识产权管理工作,包括:

(1)专利撰写阶段确定适当的权利要求保护范围,对现有技术进行详尽的检索;
(2)研发阶段中做好对研发成果保护方式的评估、专利挖掘与布局,根据核心技术特点构建多层次的核心技术保护体系;
(3)上市前应针对招股说明书中披露的发明专利提前做充足专业的专利稳定性分析,必要时可委托多家机构获得更为全面的报告;
(4)提前做好知识产权风险预警与应急预案(如被提起专利无效宣告、被提起侵权诉讼等)及人员职责分配,确保能够及时、高效、团队协作应对上市时遭遇的各类知产风险。