目前,多个国家已经建立或者准备推行专利延迟审查制度,如中国、美国和韩国已经建立了延迟审查制度,欧洲通过征询公众意见,提出了延迟审查的提案。
延迟审查专利制度使申请人不仅可以根据产品的生命周期以及相关市场形势考虑专利申请的保护范围或者是否继续审查进程,还可以具有更充足的时间实现技术创新的商业化,尤其针对一些短时间内商业化预期具有不确定性的技术创新,延迟审查更有可能在节省早期成本的同时助力其专利高价值的实现。
本文将对各国已经建立或准备推行的专利延迟审查制度进行简单介绍,以便申请人根据各国专利制度以及市场形势等灵活调整不同国家的专利布局。
一、各国延迟审查制度简介
1、中国[1]
申请人可以对发明、实用新型以及外观设计专利申请提出延迟审查请求。延迟期限届满前,申请人可以请求撤回延迟审查请求,符合规定的,延迟期限终止,专利申请将按顺序待审。
1)发明专利延迟审查请求,应当由申请人在提出实质审查请求的同时提出,但发明专利申请延迟审查请求自实质审查请求生效之日起生效。延迟期限为自延迟审查请求生效之日起 1 年、2 年或者 3 年。中国发明专利申请如果没有在提出实质审查请求的同时提出,后续不能提出。
2)实用新型专利延迟审查请求,应当由申请人在提交实用新型专利申请的同时提出。延迟期限为自延迟审查请求生效之日起 1 年。
3)外观设计专利延迟审查请求,应当由申请人在提交外观设计专利申请的同时提出。延迟期限以月为单位,最长延迟期限为自延迟审查请求生效之日起 36 个月。
4)请求延迟审查不收取任何费用。
2、美国[2]
美国非临时发明申请、植物专利申请和PCT进入美国国家阶段的申请都可以请求延迟审查。目前,美国专利商标局(USPTO)没有规定延迟审查的退出机制。
1)申请人可以在申请时或申请后提交延迟审查请求,但是如果USPTO已经发出第一次审查意见通知书或者授权决定,则延迟审查请求不会被批准。
2)USPTO规定延迟审查期限不超过最早优先权日起3年,对于PCT进入美国国家阶段申请为30个月。如果申请人没有填写延迟期限,或者填写时间超过最长期限,则默认请求了最长期限。
3)请求延迟审查需要额外缴纳140美元的处理费。
3、韩国[3]
申请人可以对发明专利和实用新型专利提出延迟审查请求。
申请人可以在提出审查请求之日起9个月内申请延迟审查。申请人可以选择延迟审查的开始日期,该日期必须在审查请求后至少 2年内且在申请日期后5年内。申请人将在延迟审查开始之日起3个月内收到韩国知识产权局的第一次审查意见。
4、欧洲[4]
欧洲专利局(EPO)在征询公众意见后,于2018年发布了一项引入延迟审查提案,命名为“用户驱动的早期确定性(UDEC)”,允许申请人可以请求将实质审查的开始时间最多推迟3年,且申请人可以在3年期限内随时要求取消延迟,届时将开始审查。
二、延迟审查运用策略的建议
请求了延迟审查的专利申请可具有更长的时间来针对技术的发展情况和市场需求来修改权利要求,以获得更好的保护范围,因此其可通过具有多种修改可能的权利要求,来干扰竞争对手在相关领域的技术研发以及对产品实施更优质的保护。然而,一件专利申请中,权利要求的修改方式受到申请文件本身以及各国专利制度的制约。因此,申请人和专利代理师需要在专利申请前进行精心布局,在申请文件的撰写过程中构建多层次、多种可能性的公开内容,并结合专利申请过程中的各类申请策略,从而将延迟审查的优势发挥到最大程度。
1、专利申请前的精心布局
在专利申请前,申请人和专利代理师可以从技术评估、市场调研、专利检索、以及确定保护策略等几个方面着手实现精心布局。
在申请人与专利代理机构中的专利代理师对接过程中,申请人不仅可以向专利代理师提供其技术交底方案,还可从技术评估、市场调研等方面为专利代理师提供自身以及竞争对手在该技术领域已涉及的技术方案以及技术和市场的发展方向等信息;与此同时,专利代理师也应该与申请人展开充分的沟通交流,结合专利检索结果来探讨欲申请专利的技术方案的核心发明点、未来的发展趋向、以及初步确定专利申请保护策略。上述的保护策略可包括申请哪些国家,以及在哪些国家采用延迟审查策略、哪些国家采用分案策略等。
2、申请文件撰写的建议
为了在提出延迟审查的专利申请的后续修改过程提供更多的修改可能性和坚实的修改依据,在申请文件撰写的过程中需要针对不同国家的专利制度进行提前布局。
虽然中国、美国、韩国以及欧洲对申请文件的修改要求均在“不能超出原申请公开范围”的框架下进行,但各个国家也存在不同的要求和特点,所以申请文件需要综合考虑不同国家的要求和特点进行撰写。
例如,中国专利法第三十三条规定:申请人可以对其专利申请文件进行修改,但是,对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。对权利要求的修改包括将从属权利要求中的全部或者部分技术特征并入、将说明书中记载的技术特征并入以及将说明书附图中记载的技术特征并入。
欧洲专利申请文件在修改上的要求和中国情况类似,属于要求比较严格的,尤其对于权利要求的修改,不能进行中位概括,且修改后申请人需要给出明确的修改依据。
韩国专利申请文件修改的时机不同,对修改内容的限制也不同,对权利要求书作出修改的时机越晚,修改的自由度就越小。具体来说,主动修改时,只要满足“修改不超范围”即可;在收到第一次审查意见通知书后,对申请文件的修改也较为宽松,需要满足“修改不超范围”和“修改前后的发明满足单一性”两个要求。如果在答复驳回通知书时对申请文件进行修改,除了删除权利要求等之外,只能进行进一步缩小权利要求的保护范围的修改,该修改方式与国内存在较大差异。
美国申请文件在修改内容的限制上虽然规定了任何修改不得在本发明中引入新的内容,但是美国审查员对于“新的内容”的认定相对于中国和欧洲而言较为灵活,要求相对宽松,如判断权利要求修改是否超范围不是根据是否有文字“记载”而是是否满足美国专利法112条有关原始申请文件支持的要求。
因此,考虑到不同国家专利制度对于专利申请文件修改的制约,为了在不同国家提供更多的修改可能性和坚实的修改依据,在采用延迟策略的专利申请的申请文件撰写的过程中,不仅需要结合交底方案中的核心发明点、挖掘技术点以及未来发展趋势合理构建权利要求的保护范围,还要在说明书中详细准确地阐述技术方案、提供丰富多样的实施例和附图、对技术特征进行合理的、不同层次的上位和中位概括、且避免不必要的限制。
以一项有关“拖把”的专利申请为例 ,在说明书当中,不但要详尽阐述交底方案中拖把所涉及的具体构造以及工作流程,而且还应当提到可能存在的替代方案和拓展方向。比方说,在对拖把头上的清洁器进行描述时,不仅仅局限于清洁器中清洁条的某一种结构以及工作方式,而是应当在发明人提供的清洁条的基础上,概括地说明多种清洁条的结构的上位和中位概括,然后例举多种下位示例。针对与清洁器协同运作的滑动连杆,同样可以提供适配多种清洁条的多种结构。另外,借由提供多个不同配置和应用场景中的实施例,来全面展现拖把的技术优势,从而在后续修改中提供多层次、多种可能性的修改依据。
此外,为了与后续申请过程中的申请策略相适配,例如适配后续在中国、韩国以及欧洲的申请里的分案申请,在美国申请中的续案申请等,甚至还可以在说明书中提前布局多套具有不同保护范围的权利要求。
综上,在专利申请前展开精心的布局,并在申请文件的撰写过程中构建多层次、多种可能性的公开内容,不但能够为后续权利要求的修改给予充裕的依据和灵活的余地,让修改后的权利要求依然能够符合中国、欧洲等较为严格的关于说明书的支持性要求,从而不超出原始公开的范围,而且还能为后续在中国、韩国以及欧洲的申请中的分案,在美国申请中的续案申请等做好充分的准备。
3、专利申请过程中的各类申请策略
首先,在经过了上述精心布局下的专利申请,可以在国内进行延迟审查请求。
在申请过程中,申请人可以采用延迟审查与分案相结合的策略,进一步地,可以采用母案延迟审查结合分案加快审查的策略,既能尽早向竞争对手展示自己的专利技术从而抢占先机,同时又能通过较晚获得授权匹配商业化进程,引导竞争对手认为该技术很可能是某种技术趋势,从而把研发资源向该方向倾斜。
如果是不涉及方法以及材料改进等方面的产品发明,申请人还可以在母案延迟审查的基础上叠加同日申请和晚提实审,以进一步延长发明专利的审查周期,综合考量专利申请方案的保护范围和商业价值,从而可使其专利充满不确定性以干扰竞争对手使其无法准确获知专利申请的保护范围而进行规避设计,针对商业化预期比较久远的技术方案,通过延缓授权可以更好地匹配商业化进程。
其次,对于上述精心布局下的专利申请涉及一些新兴行业或领域中具有前瞻性的技术时,还可以考虑在其竞争对手所在国家,如美国、韩国等国申请专利的过程中,提出延迟审查请求。
例如,美国专利和韩国专利均可以根据其本国特有的三轨制审查程序,如包括优先审查(或加快审查)、常规审查和延迟审查,采取提出分案进行优先审查(或加快审查)与母案进行延迟审查相结合的策略,使得分案尽早获得专利授权,以匹配商业化进程预测很快的技术模块的同时,母案延缓授权,以使得申请人有更多的时间考虑其专利申请的保护范围、继续申请或再次分案布局策略等,通过对专利价值进行判断乃至完善,可以使其专利充满不确定性以干扰竞争对手使其无法准确获知专利申请的保护范围而进行规避设计。
此外,国内申请人在多国家进行专利布局时,还可以在海外采用优先审查或者加速审查等方式尽早获得授权以抢占国际市场的同时,对在中国申请的专利提出延迟审查请求,如中国延迟审查与延后提出实质审查请求的策略相结合可获得最多6年的延迟期限,期间可以参考其他国家专利申请的审查意见以及本身技术发展趋势,经过充足的时间完善权利要求的构成,这样不仅可以提高专利获权时机与专利的市场化运作的协调性,以在激烈的国内市场竞争中占有一席之地,还可以提升专利质量,提高国内申请人的创新能力。
三、结语
申请人在对一项重要技术申请专利的过程中,可以通过对各国市场形势以及技术发展趋势进行调研和预判的同时,与专业人员沟通了解各国的专利审查制度以及审查案例,从而更好地在全球进行专利布局。
[1]专利审查指南2023
[2]美国专利商标局延迟审查政策十问十答(https://www.cnipa.gov.cn/art/2023/8/4/art_1567_186743.html)
[3]https://www.kipo.go.kr/en/HtmlApp?c=100000&catmenu=ek02_01_02_01
[4]https://www.boehmert.de/en/the-epo-is-making-another-attempt-at-deferred-examination/