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柳沈赢得最高院翻案再审判决

作者: | 更新时间:2017-09-06 | 阅读次数:

最高院近日发出专利行政再审判决书((2016)最高法行再94号、95号),撤销了与其对应的二审判决,并对二审判决中关于专利法第26条第3款“说明书公开不充分”的适用给出了反转性结论。总体来说,最高院对如何适用专利法第26条第3款中“清楚”的条款作出指引,最高院认为说明书是否清楚的衡量标准应当以本领域技术人员是否能够实现本发明为准,而不能单纯从说明书的错误多少或者是否严重作为判断标准。

 

涉案专利涉及一种复杂的纺织机械结构,其有效性历经无效程序、行政诉讼一审、行政诉讼二审和最高院再审四次审理。首先,本案的无效决定站在本领域技术人员的角度,对于专利说明书记载的技术方案从说明书公开的整体内容进行理解,由此对说明书作出符合本领域技术人员水平的解释。

 

然后,一审判决对此予以确认,并认为说明书对于技术内容是否作出清楚、完整的说明,应从说明书全文和附图整体上把握。在说明书的上下文记载与附图描绘的内容一致且清楚易懂的基础上,本领域技术人员对专利的技术方案能够有清楚的理解。

 

然而,二审判决对于上述问题给出了相反的解答。二审判决通过从微观角度审查说明书实施例,认为说明书存在错误,由此使得所描述的技术方案不清楚也不完整,本领域技术人员需要过度劳动或需要进行大量纠错行为才能再现专利技术方案。由此,二审判决将一审判决撤销。

 

考虑到二审判决对于“说明书公开不充分”的问题存在可商榷之处,本案继续向最高院提起再审请求。经过最高院开庭听证后,最高院决定提审此案。最终,最高院秉承“适度”的原则,对“说明书公开不充分”的问题给出了认定。

 

最高院在再审判决中对于本专利的说明书的理解角度予以确认。最高院认为,“虽然说明书存在部分语句不清楚的地方,但是这些不清楚之处更多是对本专利的背景技术、现有技术进行的描述。本领域技术人员阅读本专利说明书公开的内容的时候,能够理解说明书不清楚之处的相关技术含义,并能够在再现本发明的技术方案时,在自行理解的基础上实现本专利的技术方案。因此,不宜以错误多少或者是否严重作为判断标准,而应当以本领域技术人员是否理解技术方案并能够实现作为判断标准。”

 

最高院进而对说明书公开所需要达到的程度进行一般性的说明。最高院认为,“说明书记载达到何种程度才算清楚、完整,与阅读者的水平有关。无论是判断说明书是否清楚、完整,还是判断说明书中是否存在错误,判断主体都是本领域技术人员,而非一般公众。如果本领域技术人员在阅读说明书公开的内容时,即能理解、发现并更正其错误,尤其是该理解和更正并不会导致权利要求的技术方案发生变化,进而损害权利要求的公示性和稳定性的情况下,若不对说明书的不清楚之处作出更正性理解,将会导致专利权人获得的利益与其对社会作出的贡献明显不相适应。”

 

最高院最后秉承“适度”原则指出,“从保护发明、鼓励发明的基本原则出发,一方面应当允许对对授权后的专利说明书中存在的错误予以更正理解;另一方面,也要防止专利权人滥用这一规则。因此,需要准确地界定专利说明书中存在的错误,在专利权人利益与社会公众利益之间进行利益平衡,以契合专利法鼓励发明、促进科技进步和经济社会发展的立法本意。”

 

据此,最高院认为本专利说明书已对本发明的技术内容作出了清楚、完整的说明,在此基础上,本领域技术人员能够得到要求保护的技术方案,将二审判决撤销,并维持了一审判决。

 

最高院的再审判决厘清了说明书存在的不清楚达到什么样的程度才会致使“公开不充分”,且强调了本领域技术人员对于判断“说明书公开充分”的重要意义,并从专利法的立法本意出发、从利益平衡的角度出发指出需要对说明书存在的不清楚之处进行准确的界定,所秉持的尺度要“适度”,而不能“一刀切”。本案对于“说明书公开充分”所需要把握的尺度给出了标杆,对未来尤其在专利无效及行政诉讼过程中涉及“说明书公开充分”的问题做出了指引。

 

柳沈律师事务所的彭久云律师和姚冠扬律师全程负责本案,陶凤波律师参与本案,并最终在最高院赢得胜诉判决。