【引言】

我国企业在考虑知识产权全球布局的申请策略时选择合适的专利申请途径至关重要。目前，基于《专利合作条约》的PCT申请和直接或基于《保护工业产权巴黎公约》的国家申请专利是两种最常见的途径。本文将对比PCT途径与直接在欧洲地区或者国家（以德法为例）申请等多种途径，探讨不同申请途径在实务中的优缺点，以期帮助申请人制定更有效的专利申请策略。

1、申请专利的方式

1.1、欧洲（EP）专利申请

申请人可以直接向欧洲专利局（EPO）提交欧洲专利申请（以下简称为EP专利申请），EP专利申请可以采用英语、法语和德语中的任一种语言。EP专利申请将由欧洲专利局进行审查，在EP专利申请授权后，申请人可以选择在德国或法国登记生效，从而获得德国专利或法国专利；另外，申请人也可以通过向欧洲专利局提交统一专利请求，从而可获得统一专利（Unitary Patent），统一专利在德国和法国均具有法律效力。

1.2、PCT国际申请

申请人可以通过提交PCT国际专利申请并以欧洲专利局为指定局，然后自申请日起（有优先权日的自优先权日起）31个月内进入欧洲地区阶段以得到一个EP专利申请，EP专利申请将由欧洲专利局进行审查。在EP专利申请授权后，申请人可以选择继而在德国或法国登记生效，从而获得德国或法国专利。或者，在EP专利申请授权后，申请人也可以通过向欧洲专利局提交统一专利请求，从而可获得统一专利，统一专利在德国和法国均具有法律效力。

在另一个选项中，申请人可以提交PCT国际专利申请，然后自申请日起（有优先权日的自优先权日起）31个月内直接进入德国国家阶段，从而得到一个德国国家申请，该德国国家申请将直接由德国专利商标局（Deutsches Patent- und Markenamt, DPMA）进行审查，授权后则直接获得德国专利。但与德国相比，法国并不支持通过提交PCT国际专利申请后单独进入法国国家阶段这一途径。

申请人可以采用受理局接受的任何语言向作为受理局的国际局提交PCT国际申请，而不仅仅局限于英语、法语和德语。PCT国际申请进入欧洲地区阶段时，如果PCT国际申请的公开文本使用的是英语、法语和德语三种EPO官方语言之一，可以直接进入欧洲地区阶段，无需重新翻译；如果PCT国际申请的公开文本使用的是非EPO官方语言，申请人必须在进入欧洲地区阶段时提供其中一种官方语言的完整翻译文本。PCT国际申请进入德国国家阶段时，如果PCT国际申请的公开文本使用的是德语以外的其他语言，则申请人必须将PCT国际申请的文本翻译为德语。

1.3、直接向德国专利商标局或法国国家工业产权局申请专利

在德国，申请人可以直接向DPMA提交德国国家申请，要求优先权的情况下，根据《保护工业产权巴黎公约》，申请人需要在优先权日起12个月内向DPMA提交德国国家申请。德国国家申请将直接由DPMA进行审查，授权后则直接获得德国专利。在直接申请时，申请文件优先以德语提交，如果申请文件中的至少部分不是德语，则必须在申请日起3个月内提交该至少部分的德语译文；如果该至少部分为英语或法语，则必须在申请日起12个月内提交至少部分的德语译文，但如果申请要求优先权的，则最迟在优先权日起15个月内提交。如果没有在规定的期限内提交德语译文，则申请会被视为撤回[1]。

在法国，申请人则可以直接向法国国家工业产权局（Institut National de la Propriété Industrielle, INPI）提交法国国家申请，要求优先权的情况下，根据《保护工业产权巴黎公约》，申请人需要在优先权日起12个月内向INPI提交法国国家申请。法国国家申请将直接由INPI进行审查，授权后则直接获得法国专利。在直接申请时，申请文件可使用任何语言提交，但后续必须于申请日起2个月内补交申请文件的法语译文。

2、国家专利局的审查特点

对于那些寻求在欧洲市场获得专利保护的申请人来说，通常首先会考虑通过EP专利申请的途径来获得专利。然而，通过EP专利申请的途径获得的专利，都需要经过EPO的严格审查程序。EPO的审查标准以严格耗时著称，这可能导致申请人难以在短时间获得授权的专利，或者只能获得保护范围相对较小的专利。因此直接向欧洲的主要国家提交专利申请允许申请人跳过EPO的集中审查，直接进入目标国家的国家审查程序，从而可能获得更有利且针对性更强的专利保护。下面将对德国专利商标局和法国国家工业产权局的审查特点进行简单介绍。

2.1、德国专利商标局的审查特点

相比于由欧洲专利局进行专利审查，DPMA在进行专利审查时，具有如下几个方面的特点：

1）、延迟审查制度：通过PCT申请进入德国国家阶段或直接向DPMA提交德国国家申请时，DPMA允许申请人或第三方在提交专利申请后的7年内提出实质审查请求。这一制度旨在给申请人足够的时间来评估专利的价值和市场前景，从而决定是否投入资源进行实质审查。如果7年内未提出实质审查请求，专利申请将被视为自动撤回。

2）、实用新型的衍生：申请人可以从发明专利申请中分离出德国实用新型，德国实用新型的申请日和优先权日与发明专利申请相同，分离的时间为发明专利申请程序结束（包括授权、撤回、被视为撤回或驳回）或异议程序结束的月届满后两个月之内，但必须在申请日起十年之内[2]。从发明专利申请分离出德国实用新型时，不会影响原有的发明专利申请的审查[3]。德国实用新型可以涵盖设备或产品（包括化学物质、食品和药品），但不包括方法。针对德国实用新型，通常只有形式上的审查，没有实质性的审查；DPMA通常不审查德国实用新型的单一性，从而德国实用新型可能包含多个不同发明的独立权利要求；德国实用新型的注册通常需要1到3个月，因此可以帮助申请人通过实用新型快速获得初步保护，以应对潜在的侵权行为。与发明专利不同的是，实用新型享有六个月的自行公布和在先使用的宽限期，即如果申请人已经公开或使用了发明的内容，仍然可以在公开或使用发明后六个月内提交实用新型申请，但是，公开或使用仅限于在德国范围内[4]。

3）、实质审查：在实质审查阶段，DPMA主要围绕申请是否具有新颖性、创造性、单一性，以及申请文件对发明的披露是否清楚等来进行审查。针对新颖性进行评估时，比申请日或优先权日更早、但在申请日或优先权日或之后使公众知晓的德国国家申请、EP专利申请（针对德国的指定费需已经缴纳，PCT国际申请进入欧洲地区阶段时申请文件需已经以EPO官方语言被公布）、及PCT国际申请（DPMA需为申请的指定局）的原始提交文件，构成评判新颖性的现有技术，但在评判创造性时不被考虑（即类似于中国专利法所指的抵触申请）[5]；针对创造性进行评估时，DPMA的评估没有EPO严格，例如，不需要采用“problem-solution”方式、不需要采用“could-would”方式等。此外，在德国的专利审查程序中，通常第二次审查意见通知书将做出最终决定。在发出第一次审查意见通知书和第二次审查意见通知书之间，申请人可以通过电话沟通的方式与审查员交流，从而便于申请人澄清审查意见中的问题。

4）、修改超范围（new matter）的问题：与EPO相同或要求稍低，例如，可以在权利要求中增加只从附图中推导得到的技术特征，审查员使用“中间概括（intermediate generalization）”概念来否定修改的可能性较低，从而可以使得申请人对权利要求的修改的灵活性更高，使得最终授权的权利要求的保护范围更加符合申请人的期望。

5）、审查请求的灵活性：申请人可以在提交申请时同时提起检索和实审请求，也可以选择仅在提交申请时提起检索请求，随后在申请日后的7年内提起实审请求。这种灵活性让申请人可以根据自身情况调整申请策略。当申请人提出检索请求时，在申请日后八到九个月内将收到检索报告，检索报告的内容与审查意见通知书相近。在收到检索报告后，申请人可以根据报告的内容对申请文本进行调整。

2.2、法国国家工业产权局的审查特点

相比于由欧洲专利局进行专利审查，INPI在进行专利审查时，具有如下几个方面的特点：

1）、专利生效区域的扩展：法国的专利审查制度为申请人提供了一种相对容易通过实审的途径。值得注意的是，法国专利的生效区域不仅包括欧洲的法国地区，而且通过支付额外的费用，还可以扩展到法国的海外领地，如法属波利尼西亚（包括塔希提岛）[6]。

2）、平行检索：对于那些直接向INPI提交的专利申请，如果申请是首次申请，即没有要求任何优先权，INPI会委托EPO进行初步检索，并在EPO完成检索后向申请人发送初步检索报告。而对于要求了优先权的申请，INPI则会要求申请人提供平行检索（parallel search）的结果，并基于平行检索的结果出具初步检索报告[7]，这种做法也被称为“法国风格IDS”。

3）、实质审查：在INPI提供的初步检索报告中会提供INPI的书面意见。在法国的实审过程中，可以用于评估新颖性的对比文件不仅包括已发表的文献，还可能包括在法国境内产生效果的未发表的现有技术文献。对于2020年5月22日之后提交的申请，INPI会对创造性进行审查，这一审查与EPO的审查相似，但可能不那么严格。对于2020年5月22日之前提交的申请，则几乎不会基于与创造性相关的理由而被驳回。值得注意的是，如果INPI提供的初步检索报告中有引用现有技术文献，申请人必须对该初步检索报告做出答复。通常来讲，除非申请人的答复或对权利要求的修改无法克服明显的缺陷，INPI都可能对该专利申请授予专利权[6]。专利授权后，INPI会在《法国工业产权公报》上公告，并提供最终的检索报告。相比于新颖性和创造性，INPI对于权利要求是否得到说明书的支持的审查与EPO一样严格，要求权利要求必须在说明书中有明确的字面上的支持；并且在通常情况下，在实审过程中不允许修改说明书。

4）、分案申请：在法国，分案申请可以在专利授权前任何时间提交。

3、实践策略

在实务中，对于中国企业或个人来说，EP专利申请、PCT国际申请和直接进行德国或法国专利申请各有优劣。

1）、PCT国际申请

PCT国际申请适用于希望在全球多个国家获得专利保护，且需要更多时间评估市场和决定保护策略的申请人。

1.1）、优点
· 简化申请程序：PCT途径允许申请人用一种语言提交一份国际申请，其提供了一个集中化的申请渠道，降低了总体成本，提供了战略灵活性，简化了多国申请的程序；
· 申请时间更加充裕：申请人可以自提出国际申请的申请日起30个月（或更长时间，取决于进入国家阶段的具体规定）之内办理进入国家阶段的手续。
· 提供战略灵活性：申请人可以在提交国际申请后30个月（或更长时间，取决于进入国家阶段的具体规定）内决定是否以及在哪些国家继续申请专利，在此期间，申请人可以评估其发明的商业潜力、选择有利的市场进行国家阶段申请，甚至寻找潜在的投资或合作伙伴，从而提供了申请战略的灵活性，为申请人提供了更多时间来评估市场机会和技术价值。

1.2）、缺点
· 类型限制：只有发明和实用新型才能通过PCT申请国外专利，外观设计不能通过PCT途径申请。
· 授权时间较长：从提交PCT申请到最终获得授权的时间通常比直接申请要长，因为需要经历国际阶段和国家阶段的处理。
· 流程复杂：PCT途径涉及的步骤较多，包括国际检索、国际初步审查等，这可能对申请人带来一系列的挑战。

2）、EP专利申请

EP专利申请适用于申请人希望在多个欧洲专利公约（EPC）成员国获得专利保护的申请人。

2.1）、优点
· 简化程序：通过一次申请，可以在多个EPC成员国获得保护，无需在每个国家单独提交申请。
· 成本效益：相对于在多个国家分别申请，EP申请可以节省翻译和代理费用。
· 法律确定性：在所有成员国享有相同的法律地位，减少因各国法律差异导致的问题。
· 统一管理：通过向EPO提交统一专利请求，可以获得统一专利，从而使得专利的维护和年费缴纳可以通过EPO集中处理，简化管理。

2.2）、缺点
· 地域限制：并非所有欧洲国家都参与EPC，例如英国、西班牙和克罗地亚等国不在EPC成员国之列。
· 审查严格：相对于DPMA和INPI，EPO针对专利的审查更加严格，申请人针对权利要求的修改受到较大的限制。

3）、直接进行德国或法国专利申请

直接进行国家专利申请适用于只关注特定几个核心市场（例如，德国市场、法国市场等），且希望在这些市场快速获得专利保护的申请人。

3.1）、优点
· 快速高效：直接向DPMA和/或INPI提交申请，流程更加直接，通常可以更快地启动审查过程、更快地完成审查并获得专利权。
· 费用较低：与PCT国际申请或EP专利申请相比，直接申请的费用更低，尤其是对于只计划在德国和/或法国寻求专利保护的申请人而言。
· 策略定制化：直接申请允许申请人针对每个国家的市场特性和法律环境定制其专利策略，包括选择保护的范围和强度，以及优先考虑的市场等。

3.2）、缺点
· 管理复杂：与不同国家的专利局打交道意味着需要处理多套法律规定和程序，对于没有经验的申请人来说，这可能需要大量的时间和专业知识。
· 潜在成本增加：虽然在单一市场的申请成本可能较低，但如果计划覆盖多个市场，整体成本可能会迅速累积，尤其是考虑到每个国家可能都需要支付代理费、翻译费和其他行政费用。

综上所述，在制定专利申请策略时，我国企业应综合考虑其具体需求、目标市场、预算、法律环境、审查周期以及决策灵活性等因素，慎重选择合适的申请方式。对于希望在多个欧洲国家获得专利保护且希望简化申请和维护成本以及管理过程的申请人而言，EP专利申请可能是一个更好的选择；对于希望在多个国家（特别是当目标国家数量较多时）获得专利保护且需要更多时间评估市场和决定保护策略的申请人而言，PCT国际申请可能是一个更好的选择；对于刚开始国际申请布局或欧洲目标市场单一（例如德国和/或法国市场）或者预算有限的申请人而言，直接申请可能更加经济高效。

[1]https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_patg/englisch_patg.html (Section 35a)
[2]https://www.gesetze-im-internet.de/gebrmg/__5.html
[3]https://www.kspartner.de/en/patents-en.html
[4]https://www.wh-ip.com/germany/german_utility_model.html
[5]https://www.gesetze-im-internet.de/patg/ (Section 3)
[6]https://www.casalonga.com/IMG/pdf/casalonga_ip_alert_french_polynesia_nov2013.pdf
[7]http://ip.people.com.cn/n1/2019/1112/c179663-31449651.html