摘 要： 说明书的背景技术部分应当写明对发明或者实用新型的理解、检索、审查有用的背景技术，并且尽可能引证反映这些背景技术的问题。但当前对于说明书中引证文件的撰写方式还存在诸多问题。本文通过一个实际案例，分析了“背景技术”中引证文件是否符合《专利审查指南》（2010 版）相关规定的问题，以帮助大家更好地理解关于引证文件的审查实践。

关键词： 外国专利文件 引证文件 充分公开

一、引 言

说明书在专利申请文件中占有相当重要的地位，不仅对界定保护范围的权利要求提供支持，还要对申请的发明或实用新型本身作充分的说明，使所属技术领域的技术人员能够理解、实施该发明或实用新型。专利申请说明书中经常会遇到引证文件的撰写方式。由于能够突出发明重点、节约篇幅，采用引证文件的撰写方式受到很多申请人的青睐。

对于引证文件的撰写方式，《专利法实施细则》第17 条、《专利审查指南》（2010 版）作出了较为详细的规定。《专利审查指南》（2010 版）第二部分第二章第2.2.3 节规定，说明书背景技术部分应当尽可能引证反映背景技术的文件，引证文件可以是专利文件，也可以是非专利文件，但是应当是公开出版物，对于非专利文件和外国专利文件，其公开日应当在该申请的申请日之前，所引证的中国专利文件的公开日不能晚于该申请的公开日。此外，引证文件还应当满足一定的条件，诸如引证外国专利或非专利文件的，应当以所引证文件公开或发表时的原文所使用的文字写明引证文件的出处以及相关信息，必要时给出中文译文。如果引证文件满足要求，则认为该申请的说明书中记载了所引证文件中的内容。因而，合适的引证文件对于理解说明书是否充分公开，优先权是否成立，作出专利性的判断发挥着非常重要的作用。

虽然《专利审查指南》（2010 版）对于符合引证文件的条件进行了一般性的规定，但是对于可能出现的一些特殊情况的引证没有明确的规定。诸如PCT 专利申请和同族申请的引证问题，引证PCT 申请且进入中国的，是否应当视为引证该PCT 申请对应的中国专利申请，引证中国专利申请的外国同族申请的，是否应当视为引证与该外国申请同族的中国专利申请，之前也有文章^[1]进行了相关的探讨。在上述提到的两种情形之外，在实践中我们还注意到另外一种情形的案例。在该案例中，该申请引证了美国临时申请，而且申请人以该美国临时申请为优先权申请了PCT 申请，且该PCT 申请进入了中国。以下结合该案例，分析当前审查实践中对于此类引证文件的一些观点。

二、案例与分析

该案例要求保护一种用于施用至癌症患者以强化DNA 损伤剂的CHK1 抑制剂，权利要求1 中限定了所述CHK1 抑制剂是几种具体的化合物：（ （R）-N-（4-（3- 氨基哌啶-1- 基）-5- 溴-1H- 吡咯并［2，3-b］吡啶-3- 基）烟碱- 酰胺（化合物1），以及具体的化合物2~7。对于这些具体的CHK1 抑制剂，该申请通过引证美国临时专利申请的方式公开化合物的确认和制备。

在审查过程中，审查员认为由于引证的美国临时专利申请的最早公开文件的公开日晚于该申请优先权日，因而记载的上述化合物在该申请优先权日之前不能获得并确认其结构和活性，其也不是现有技术中已知的化合物，而对于新化合物，《专利审查指南》（2010版）第二部分第十章第3.1 节进一步规定，化合物的充分公开应当在说明书中记载化合物的确认、化合物的制备以及化合物的用途和/ 或使用效果。审查员认为该申请说明书给出了化合物抑制肿瘤生长的活性数据，但是并未记载化合物的物理、化学性能参数及其制备方法，也未记载化合物的用途，而且化合物不是现有技术已知的化合物，因而本领域技术人员根据说明书的记载和现有技术不能确认并制备得到化合物，进一步不能应用于实施该申请的技术方案、解决其技术问题并产生预期的技术效果。

在该申请中，引用的美国临时专利申请对于该申请充分公开来说是必不可少的内容，但是该外国专利申请文件的公开日晚于该申请的优先权日，因此审查员在审查意见中认为这种引证是无效的。申请人如果放弃优先权，有可能产生新的对比文件及由此很可能带来新颖性和/ 或创造性的问题，此种情况下对合适的引证文件的判断就有可能决定该申请是否能被授权。

确如驳回决定所述，该申请说明书没有直接记载上述化合物的制备、确认和理化参数的内容，但该申请说明书在第6 段记载了：美国临时专利申请描述了下列化合物，包括（R）-N-（4-（3- 氨基哌啶-1-基）-5- 溴-1H- 吡咯并［2，3-b］吡啶-3- 基）烟碱-酰胺（下文“化合物1”） … （下文“化合物7”）。化合物1~7（统称为“926 CHK1 抑制剂”）是CHK1抑制剂。因此，在此情况下，判断该申请说明书是否公开了上述化合物的确认和制备的步骤的关键在于：本领域技术人员在看到该申请说明书记载的技术方案时，能否确认和制备这些化合物。

临时申请文件本身未在该申请优先权日（2009年4 月11 日）之前公开。根据《专利审查指南》（2010 版）第二部分第二章第2.2.3 节的规定，说明书所引证的外国专利文件的公开日应当在该申请的优先权日之前，才能认为说明书中记载了所述引证文件中的内容。因此，从该份美国临时申请文件来看，由于其不符合《专利审查指南》（2010 版）第二部分第二章第2.2.3 节的规定，该申请说明书中没有记载所述引证文件中的内容，即该申请说明书应当不包括该份临时申请文件中所公开的内容。在实践中，有些审查员也认为：如果引证文件是非专利文件或外国专利文件，并且该文件的公开日在该申请日之后，则视为说明书没有引证该文件。值得注意的是，即便所引证的外国专利文件有中国同族专利文件，且该中国同族专利文件的公开日不晚于该申请的公开日，也视为说明书中没有引证该外国专利文件，因为其中国同族专利文件的申请号或者公开号并未在原始说明书中提及。此外，申请日用中国同族专利文件替换外国专利文件作为引证文件的修改方式一般也不能被接受。

申请人不同意审查员的意见，提起了复审请求。

在复审决定中，专利复审委员会认为申请人以该份临时申请文件为优先权文件提交了PCT 申请且进入中国，存在对应的中国发明专利申请，并于2011年6 月8 日公开。从时间来看，根据《专利审查指南》（2010 版）第二部分第二章第2.2.3 节的规定，引证的中国专利文件的公开日不能晚于该申请的公开日，这份对应的中国发明专利申请的公开日2011 年6 月8 日，早于该申请的公开日2012 年7 月25 日；从内容来看，无论是对应的中国发明专利申请还是其优先权文件，即美国临时申请均在说明书的相同位置分别记载了该申请所涉及的化合物的制备和确认。因此，如果该申请说明书中引证了该份临时申请文件的中国同族申请，则其符合《专利审查指南》（2010 版）第二部分第二章第2.2.3 节的规定，应当认为该申请说明书中记载了中国同族申请的内容。但是，由于中国同族申请是以PCT 申请的形式于2011 年1 月12 日进入中国国家阶段，该时间晚于该申请的申请日2010年4 月9 日，因此在该申请的申请日撰写该申请说明书时不可能知道美国临时申请在中国的申请号，从而在该申请的说明书中不可能引证该中国专利申请，只能引证美国临时申请的申请号。因此，这篇在背景技术中出现的文献能够作为引证文件，应当承认其公开内容的合法性。专利复审委员会正是基于上述观点，撤销了针对该申请的驳回决定。

我们认为专利复审委员会撤销驳回决定的关键在于：上述申请中引证的美国临时专利申请存在已经进入中国的对应的PCT 申请，并且PCT 申请的中国申请满足以下两个方面的要求。一方面，该中国申请在时间上满足了《专利审查指南》（2010 版）中的相关规定，即“所引证的中国专利文件的公开日不能晚于本申请的公开日”。另一方面，作为引证基础的美国临时申请文件中的引证内容与中国专利同族申请中的内容存在一一对应的关系，即专利复审委员会认定“从内容来看，无论是中国同族申请还是其优先权文件，均在说明书的相同位置中分别记载了该申请所涉及的化合物的制备和确认”。因而，上述两个方面对于该案中引证文件的合法性而言缺一不可。

同时，我们还注意到存在与上述情形形成对比的情形。亦即，存在作为优先权文件的美国临时申请文件与相应的PCT 申请在内容上不一致的情形。例如，我们注意到这样一种案例，其中进入中国阶段的PCT申请也引用了一份美国临时申请文件作为优先权文件，但是该美国临时申请文件是一份科学性论文，其中既没有权利要求，也没有概括的技术方案，而仅仅记载了论文性质的实验及相关结果。因此，该美国临时申请在申请的撰写方式和内容上与以此为优先权的PCT 申请完全不同，该美国临时申请仅仅是记载了该PCT 申请的实施例部分的内容。在该案的申请过程中，审查员最终以该中国专利申请不能享有优先权，并且引用美国临时申请文件为对比文件，以缺乏新颖性和创造性驳回了该申请。因为从内容来看，两份专利申请记载的内容并不一一对应。在这种情况下，在一项中国专利申请引证了这类美国临时申请文件时，即便要求该美国临时申请文件的优先权的PCT 申请进入中国，并且该PCT 申请的中国同族申请在时间上满足“引证的中国专利文件的公开日不能晚于本申请的公开日”，那么这种引证方式是否需要考虑两份申请文件在内容上的一致性？从上面的案例，似乎我们可以得出结论：引证文件为美国临时申请时，该引证文件与要求其优先权的PCT 申请及相应的中国同族申请在内容上可能存在不一致性。在考虑引证的合法性时，需要考虑引证文件与中国同族申请在内容上的一致性。我们认为考虑这点的思路在于：首先，要判断引证文件是否与发明的技术方案是否息息相关。如果仅仅是背景技术部分中出现的与发明的公开不紧密相关的内容，则无需在内容在进一步考量一致性。也就是说，只有引证文件与发明的技术方案息息相关时，才需要考虑其与说明书公开充分的关系。其次，需要判断引证的美国临时申请文件中的内容是否存在于其中国同族申请中。倘若答案是肯定的，那么这项中国专利申请的引证方式也是合法的；相反，这项中国专利申请的引证方式便是不合法的。

由上我们似乎可以得出以下结论：对于引证外国专利申请作为引证文件的中国专利申请，该外国专利申请具有内容对应的中国同族专利申请，且该中国同族专利申请的公开日在该申请的公开日之前，则视为该中国专利申请引证了该中国同族专利申请，该中国同族专利申请公开的技术内容可以作为该申请说明书的一部分予以考虑。关于这一点，我们还需要观察今后更多的案例进一步验证。

三、结束语

专利制度是一种典型的以公开换取保护的机制。发明人获得其对发明的专利权是以向社会公开其发明为代价的。作为引证文件，不管是针对背景技术还是针对发明内容的一部分，只要清楚地记载了该文件的出处，并且该文件符合专利法律法规中对引证文件的时间要求，可以承认其公开内容得到合法性。因为客观上，一旦该申请文件公布之后，公众就能很容易根据所引用的文件而获知有关内容，并且认为说明书已经清楚地记载了相关内容。

由于设立引证文件的目的就是方便申请人撰写申请文件，申请人撰写申请文件时，通常会引用自己的申请。根据上文一例可知，对于引证外国专利文件的申请，倘若该外国专利文件的内容对于所述申请必不可少并且在时间上不满足公开日在所述申请的申请日之前，那么应当确认是否存在以该外国专利文件为优先权的PCT 申请以及是否进入中国。在该PCT 申请进入中国的情况下，只要所述外国专利文件的中国同族申请在时间和内容上符合《专利审查指南》（2010版）的规定，亦即“中国同族申请的公开日不能晚于本申请的公开日”及中国同族申请与所述外国专利文件在内容上完全对应，那么申请人依然可以据此说明此种引证方式满足公开充分的要求。同时，注意到并非所有此类作为优先权基础的外国专利文件与其中国同族申请在内容上完全对应，对于发明的技术方案息息相关的内容，需要撰写者在撰写过程中确认引证的内容是否一致。

目前，《专利审查指南》（2010 版）在引证外国专利申请上要求其公开日应当在该申请的申请日之前，其初衷可能在于审查员在确认外国专利引证文件的内容时，无法确定当时那些在外国已经申请但是尚未公开的专利申请的公开内容。然而，随着各国专利主管部门之间越来越紧密的合作，这一问题或将受益于这些合作而容易克服。

在当前的对引证文件的规定下，为了确保不出现引证方式不符合要求而可能出现的无效引证，撰写者应当把所要引证的内容原原本本地写入说明书。对于有可能涉及针对充分公开而言不可缺少的内容来说，建议还是本着稳妥起见把这些具体内容写入说明书中。因为有时申请人可能不是很确定，或者即使申请人认为所引证内容对于充分公开而言并非不可缺少，但审查员可能会有不同的意见。这时避免公开不充分的风险和节约篇幅哪一个更重要，答案是不言自明的。

^[1]王颖，王博，浅谈“背景技术”中的引证文件［G］// 中华全国专利代理人协会. 提升知识产权服务能力 促进创新驱动发展战略：2014 年中华全国专利代理人协会第五届知识产权论坛优秀论文集. 北京：知识产权出版社，2014（3）：1-6.

本文曾发表于《专利代理》