本文的上篇介绍什么是TD、为什么要提交TD、提交TD带来的影响以及美国专利商标局（USPTO）拟修订定的TD规则，下篇将介绍申请人在决定是否通过提交期末放弃来克服非法定重复授权问题的考量因素。
一、期末放弃的概念
根据USPTO发布的专利审查指南（MPEP）[1] 第804节（MPEP 804）对非法定重复授权的规定，在美国专利申请的审查过程中，当审查员认为当前专利申请存在非法定重复授权问题时，申请人可以通过递交TD的方式来克服这个问题，以使得当前专利申请获得授权。
当前申请针对在先专利提交了TD表示：申请人同意当前专利申请（一般为在后申请）被授权而获得的专利（称为在后专利）的保护期限与在先专利的保护期限相同，使得这两件专利在同一天失效。
二、提交TD的原因
1.美国的禁止专利重复授权原则
要想了解为什么要提交TD和TD的适用情形，就需要先了解美国的禁止重复授权原则。
美国专利法中，被禁止的“重复授权”有两种类型。一种是依照法条禁止的重复授权，即法定重复授权（statutory double patenting）；另一种是非依照法条禁止的重复授权，即非法定重复授权（non-statutory double patenting）。
1.1 法定重复授权
美国专利法35 U.S.C.的第101条（35 U.S.C. § 101）规定了专利授权的基本条件，即同一发明只能获得一项专利。基于35 U.S.C. § 101，在一项发明获得授权后，禁止对同样的发明再次或者多次授权。“同样的发明”是指多件专利或专利申请具有保护范围相同的权利要求。
对于基于法定重复授权的驳回，可以通过在选择的专利或专利申请中删除或者修改涉及同一保护范围的权利要求，以使该多件专利或专利申请中不再包括保护范围相同的权利要求，由此克服法定重复授权问题，或者直接对这样的驳回进行争辩，但是无法通过递交TD来克服法定重复授权问题。
1.2 非法定重复授权
根据MPEP 804，非法定重复授权关注权利要求是否显而易见。此类重复授权大多是基于当前申请的权利要求相比于在先专利的权利要求缺乏非显而易见性（创造性）而被禁止，因此，又被称为非显而易见型的重复授权（Obviousness-type double patenting，下文简称为ODP）。在专利申请实践中，遇到非法定重复授权问题的情形相比于法定重复授权问题更为常见。
这里举一个简单的例子来解释非法定重复授权的含义。例如，申请人已经基于某项发明的技术方案获得专利A，后续该申请人又基于类似的技术方案申请了一件专利（称为在后申请），在后申请的某一权利要求相比于专利A的权利要求的区别在于，在后申请还包括了特征X，但是，审查意见指出特征X并不能使得在后申请的权利要求具备创造性，比如特征X被现有技术公开或者是显而易见的选择等，此时，审查意见就会指出在后申请针对专利A存在非法定重复授权问题，从而不能被授权。
基于ODP的驳回是可以通过递交TD来克服的。也就是说，申请人可以通过针对专利A提交TD，表示同意由在后申请被授权而获得的专利B的保护期限与专利A的保护期限一致，使得专利B与专利A在同一天失效，从而克服ODP问题。
由此，当专利申请遇到ODP问题时，申请人可以通过提交TD以使当前的专利申请获得授权。
2.规定TD制度的意义
在上述在后申请的包含特征X的权利要求不具备创造性的情况下，如果还允许申请人获得专利B，则相当于还允许申请人基于同一发明、但包括了微小差别的技术方案又获得专利，该微小差别不足以使得在后申请的权利要求相对于在先获得的专利A具备创造性，那么，由于专利B申请得较晚，相当于变相延长了专利A的保护期，这样对公众是不公平的。因此，通过禁止非法定重复授权来避免这种不公平性。
TD制度实现了专利权人和公众之间的利益平衡，既保护了专利权人对其发明的合理保护期限，又能够防止通过非法定重复授权使得不具备创造性的专利的保护期得到延长。
三、提交TD的影响
1.对专利权期限的影响
通过提交TD而相互关联的专利权将在同一天到期，因此，在后专利和在先专利的专利权同时到期，从而在后专利的保护期限会被缩减。并且，提交了TD的专利不再适用美国的专利期限调整[2]（Patent Term Adjustment, 简称PTA）。
可参考如下图1，以上述专利A和专利B为例。在先申请的专利A获得授权后，通过针对专利A提交TD而获得授权的专利B与专利A同日到期。根据MPEP 804，对于1995年6月8日或之后申请的美国专利，其保护期限是从实际申请日起计算，最长为20年。而由于提交TD使得在后申请的专利B的保护期缩短，因此，在后申请的专利B的保护期可能会少于20年。
根据美国专利法实施细则（37 CFR）第1.321(c)和(d)[3]的规定，通过提交TD而相互关联的专利在被共同的专利权人拥有期间内才能执行，以保证专利权的行使不会超出其应有的保护范围，避免通过TD不正当地延长专利保护期的行为。
因此，涉及到专利权转让时，通过提交TD而相互关联的多件专利需要一起转让，在这一层面上，多件专利是绑定的，这在一定程度上限制了专利运营的灵活度。
3.对专利布局的影响
由于可以通过提交TD来克服非法定重复授权问题，使在后申请的专利获得授权，因此，围绕某一项发明创造，申请人可以利用提交在后申请和提交TD对在先申请的权利要求范围进行后续的调整。
例如，申请人可以通过提交继续申请（Continuation Application，简称CA）的方式对母案的专利权利范围进行调整，甚至可以提交保护范围彼此不同的多件CA，即使这多件CA的保护范围之间只是存在微小的差别。
CA相对于母案而产生非法定重复授权问题是比较常见的一种引发非法定重复授权问题的情形，此时在审的CA可针对母案提交TD而克服该非法定重复授权问题，获得授权。由此，在母案的基础上，申请人后续可以根据需要获得多个不同保护范围的专利。
4.对由TD相互关联的多件专利的有效性的影响
目前，根据美国专利法35 U.S.C. 282(a)和如下联邦巡回上诉法院审理的诉讼案例，对于旨在避免非法定重复授权而提交的TD所相互关联的多件专利的有效性的质疑，必须单独提出，单独进行审理。也就是说，TD所相互关联的多件专利的有效性不相互捆绑，对于其中每件的有效性专利需要单独进行审理和判断。
首先，根据美国专利法35 U.S.C. 282(a)规定，任何专利都应被推定为有效。专利中的每项权利要求（无论是独立权利要求、从属权利要求还是多重从属权利要求）都应被独立地推定为有效，一项或多项从属权利要求即使从属于一项无效的权利要求，也应被视为有效，提出专利无效的一方有责任证明权利要求的无效性。35 U.S.C. 282(a)并没有排除通过提交TD克服非法定重复授权问题而获得授权的专利，即，通过提交TD克服非法定重复授权问题而获得授权的专利也适用于35 U.S.C. 282(a)。
另外，在案例SimpleAir, Inc.v. Google LLC, 884 F.3d 1160, 1167-68 (Fed. Cir. 2018)中，原告SimpleAir公司主张被告Google公司侵犯了其专利权，涉案专利是多件提交了TD而获得授权的继续申请（CA）。根据联邦巡回上诉法院的裁决，仅凭提交TD本身不能推断出提交TD的继续申请与母案专利的权利要求是相同的，不代表承认由TD而相互关联的专利的专利性不可区分，对于针对是否侵犯经由TD关联的多件专利的专利权，需要单独进行判断，不能因为已判定被告不侵犯由TD关联的多件专利中的一部分专利的专利权而直接认为也不侵犯由TD关联的多件专利中其他专利的专利权。
在案例Motionless Keyboard Co. v. Microsoft Corp., 486 F.3d 1376, 1385 (Fed. Cir. 2007)中，原告Motionless Keyboard Co公司主张被告Microsoft公司侵犯了其专利权，涉案专利是母案和针对母案提交了TD的继续申请。根据联邦巡回上诉法院的裁决，TD是用于消除因不满足显而易见性的非法定重复授权问题，而并不意味着承认在后专利是显而易见的。
通过上述案例可知，在当前的TD制度下，提交TD使得在后专利获得授权并不意味着在后专利与在先专利的专利性不可区分，也不意味着承认在后专利是显而易见的，在后专利的有效性不与在先专利的有效性捆绑，需要单独进行审理和判断。
四、USPTO于2024年拟修订的TD规则及其撤回
1.拟修订的TD规则简介
2024年5月10日，美国联邦公报发表题为Terminal Disclaimer Practice To Obviate Nonstatutory Double Patenting的公报[4]，显示USPTO拟修订TD规则，并征集公众意见，在2024年7月9日之前，任何人都可以对此向USPTO提供意见。公报中拟修订的TD规则如下：
“The USPTO proposes to revise the enforcement provisions in 37 CFR 1.321(c) and (d) to require that a terminal disclaimer filed to obviate nonstatutory double patenting include an agreement by the disclaimant that the subject patent or any patent granted on the subject application shall be enforceable only if the patent is not tied and has never been tied directly or indirectly to a patent by one or more terminal disclaimers filed to obviate nonstatutory double patenting in which: (1) any claim has been finally held unpatentable or invalid under 35 U.S.C. 102 or 103 (statutory provisions for anticipation or obviousness as referred to in the SUMMARY above) by a Federal court in a civil action or by the USPTO, and all appeal rights have been exhausted; or (2) a statutory disclaimer of a claim is filed after any challenge based on 35 U.S.C. 102 or 103 to that claim has been made.”
即，USPTO提议修订37 CFR 1.321(c)和(d)中的执行条款，要求提交的TD若是为了消除专利的非法定重复授权问题，声明人必须同意以下内容：主题专利或任何基于该主题申请授予的专利（专利A），只有在专利A没有直接或间接通过一个或多个TD与另一个专利（专利B）关联以消除非法定重复授权问题时，专利A才可以实施，专利B中存在如下（1）或（2）：
（1）任何权利要求已被联邦法院在民事诉讼中或由USPTO根据35 U.S.C. 102或103（关于新颖性或显而易见性的法规条款）最终判定为不可专利或无效，并且所有上诉权利已经用尽；
（2）在基于35 U.S.C. 102或103对权利要求提出挑战后，提交了对权利要求的法定放弃声明。
上述拟修订的TD规则可以理解为，如果专利B存在任何因缺乏新颖性或非显而易见性被认定为无效的权利要求，专利A只有在没有通过TD与专利B进行关联的情况下，专利A才可以实施。
根据拟修订的TD规则，如果多件专利通过TD被相互关联，那么这些专利想要可实施，相关联的专利中不能存在任何权利要求因缺乏新颖性或非显而易见性而被宣告无效的情况，否则这些专利将全部不可实施。
2.为什么要修订TD规定
USPTO想要修订TD规定的原因包括如下两个方面。
一方面，为了降低专利无效审理的成本和复杂性。USPTO发现，如果一项发明创造存在多件通过提交TD而相互关联的专利权，在授权后程序中也需要单独启动对每件专利权的有效性的审理程序，这将导致授权后程序的成本过高，而根据拟修订的TD规则，能够相对更容易地同时对多件涉及同一项发明创造的专利权提起无效，且能够简化和加快审理程序。
另一方面，为了促进创新与公平竞争。通过拟修订的TD规则，可以降低针对同一发明创造相关的多项专利的有效性提出挑战的成本，进一步促进创新与竞争。
3.USPTO收集到的公众意见
USPTO对TD新规的具体细节的敲定给予了讨论空间，任何人都可以对此向USPTO提供意见。USPTO共收到大约352份公众意见，大家对该新规具有多样化的意见。
其中，存在TD新规的支持者，比如，Thomas Tesar认为，拟修订的TD规则利于避免专利所有者囤积多个彼此没有显著差异的专利，有利于形成有序和高效的专利制度。
也存在一些对上述拟修订的TD规则的反对者。比如，Nick Carbone认为，如果不同专利中的单个权利要求被认定为无效，该TD新规将导致一整个系列的多项专利都不可实施，这种方法并不恰当。
笔者认为，当前，大公司通过提交TD而获得一系列授权的专利，而小发明实体大多没有能力挑战一系列的多件相关专利的有效性，拟修订的TD规则有利于给小发明实体提供有效挑战大公司专利有效性的途径，促进创新动力和公平竞争。然而，根据拟修订的TD规则，只要某件专利存在任何权利要求因缺乏新颖性或非显而易见性而被宣告无效的情况，通过TD与之关联的其他专利的全部权利要求却都将不可实施，从而对于被确定为部分无效的专利，通过TD与之关联的其他没有被挑战无效的专利的全部权利要求都将被直接认定为不可实施，这种规定似乎过于严苛，在专利有效性判断上应该考虑这些专利彼此之间权利要求不同的部分。
4.拟修订的TD规则的撤回
2024年12月04日，美国联邦公报公布，考虑到资源限制，USPTO决定暂时不推进上述于2024年5月10日发布的拟修订的TD规则，并将其撤回[5]。
USPTO表示，尽管决定此时不推进拟修订的TD规则，USPTO赞赏并认真对待上述拟修订的TD规则的评论者提出的经过深思熟虑的观点，将致力于建立一个平衡、稳健和可靠的知识产权体系。
五、总结
美国的禁止专利重复授权原则包括禁止法定重复授权和禁止非法定重复授权两种情况。申请人可以通过提交TD以使当前申请克服非法定重复授权问题而获得授，而无法通过递交TD来克服法定重复授权问题。
USPTO于2024年5月10日在联邦公报上发布了拟修订的TD规则，该拟修订的TD规则对于提交可被接受的TD增加了新要求，然而，USPTO后续于2024年12月04日在联邦公报上公布撤回上述拟修订的TD规则。
在当前的TD制度下，提交TD使得在后专利获得授权并不意味着承认在后专利是显而易见的，在后专利的有效性不与在先专利的有效性捆绑，需要单独进行判断。提交TD将对在后申请的专利权期限、专利运营、专利布局产生影响，申请人在决定是否提交TD时需要针对这些影响进行考虑。
下篇中将分析在当前的TD规则下，遇到非法定重复授权问题时，决定是否通过提交期末放弃来克服非法定重复授权问题的考量因素。
[1] MPEP 804：https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s804.html
[2] 美国专利法35 U.S.C. 154(b)规定了专利期限调整：https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/mpep-9015-appx-l.html#d0e303482
[3] 37 CFR 1.321(c)和(d)：https://www.ecfr.gov/current/title-37/chapter-I/subchapter-A/part-1/subpart-B/subject-group-ECFR0262c52695293f6/section-1.321
[4] 美国联邦公报发布拟修订TD规则：
https://www.federalregister.gov/documents/2024/05/10/2024-10166/terminal-disclaimer-practice-to-obviate-nonstatutory-double-patenting
[5] 2024年12月04日美国联邦公报公布撤回上述拟修订的TD规则：
https://www.federalregister.gov/documents/2024/12/04/2024-28263/terminal-disclaimer-practice-to-obviate-nonstatutory-double-patenting-withdrawal